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Territorio

La registrazione protegge il marchio nell’intero territorio italiano (complessivamente Kmq 324.000, circa 60 milioni di abitanti) e nello Stato di San Marino e può essere riconosciuta nella Città del Vaticano.

Marchi registrabili

Sono marchi registrabili tutti i segni (parole, figure, lettere, cifre, forme) purché siano atti ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione e se rispondenti ai requisiti di novità, distintività, liceità. 

Tipologie di marchi

Sono tipologie di marchi registrabili i marchi di prodotto, i marchi di servizio, i marchi collettivi, i marchi di certificazione, i marchi di forma (tridimensionali), i marchi denominativi, figurativi, complessi (costituiti da elementi figurativi e denominativi), di posizionamento, a motivi ripetuti (pattern), di colore (unico o combinazione di colori), sonori, di movimento, multimediali, olografici.

Chi può richiedere un marchio italiano

Può richiedere un marchio italiano ogni persona fisica o giuridica appartenente all’Unione Europea o a Stati membri della Convenzione di Parigi o dell’OMC, oppure a paesi che garantiscono reciprocità di trattamento. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

Possono richiedere marchi collettivi le sole persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di capitali.

Possono richiedere marchi di certificazione le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi a condizione che non svolgano attività di fornitura dei prodotti o servizi del tipo certificato.

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda va effettuata presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o attraverso gli UPICA (Uffici Provinciali del Ministero dell’Industria).

Effetti della domanda

Il marchio italiano gode di protezione fin dal momento della presentazione della domanda. È pertanto possibile, sin dalla presentazione della domanda, proporre azioni giudiziarie volte alla tutela dei diritti di marchio.

Priorità

È possibile rivendicare entro sei mesi la priorità di un precedente primo deposito nazionale in qualsiasi paese membro della Convenzione di Parigi o dell’OMC. Una prima domanda di marchio italiano può costituire diritto di priorità al momento della presentazione della domanda in altri paesi della Convenzione di Parigi o dell’OMC per lo stesso marchio.

Consulenti mandatari

I richiedenti possono essere rappresentati professionalmente soltanto da consulenti mandatari abilitati iscritti nell’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da avvocati.

Esame

Non si effettua un esame di novità, ma solo di distintività, liceità e non ingannevolezza.

Ricerca di anteriorità

L’UIBM non effettua una ricerca di anteriorità per determinare l’esistenza di marchi anteriori uguali o simili.

Opposizione

Dal 1 luglio 2011 è possibile presentare opposizione alle domande italiane di registrazione depositate a partire dal 1 maggio 2011. Possono inoltre essere oggetto di opposizione le registrazioni internazionali pubblicate nella Gazzetta dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) a partire dal 1 luglio 2011, indipendentemente dalla data di deposito della domanda, che può risalire anche a data anteriore al 1 maggio 2011.

Le opposizioni debbono essere depositate entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione.

Nel caso di registrazioni internazionali che designano l’Italia, i tre mesi decorrono dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della registrazione internazionale nella Gazzetta dell’OMPI.

Registrazione

Il certificato di registrazione viene ottenuto dopo 6/9 mesi, se la domanda non è rifiutata o non è oggetto di opposizione.

Diritti conferiti dalla registrazione

La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo sul marchio nel territorio italiano.

Classificazione

Si applica la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Accordo di Nizza). Ciascuna domanda può includere più classi di prodotti e/o servizi. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione devono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l’ambito della protezione richiesta.

Durata e rinnovo

La durata della registrazione italiana è di 10 anni dalla data di presentazione della domanda. Il rinnovo è possibile indefinitamente per successivi periodi decennali.

Uso del marchio registrato

Il mancato uso del marchio registrato protratto per 5 anni dopo la registrazione può comportarne la decadenza.

Incontestabilità

Il proprietario di un marchio anteriore che abbia tollerato per un periodo di 5 anni consecutivi l’uso di un marchio successivo registrato, essendone a conoscenza, non potrà più richiedere che quest’ultimo venga dichiarato nullo, né opporsi al suo ulteriore uso.

Preuso

Il preuso è riconosciuto e tutelato, a determinate condizioni.

Cessione

La cessione del marchio è consentita anche a prescindere dalla cessione dell’azienda, anche per parte dei prodotti o servizi.

Licenza

La licenza del marchio è consentita per tutti o parte dei prodotti o servizi nonché per parte del territorio dello Stato.

Marking

Il marking, cioè l’utilizzo di simboli indicanti che il marchio è depositato o registrato, è facoltativo.

Protezione doganale

Sia la domanda che la registrazione danno diritto alla protezione doganale cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti.

Accordi internazionali applicabili

Convenzione di Parigi, Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e relativo Protocollo, TRIPs-OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.[:en]

Territory

The registration grants exclusive rights on the trademark in the entire Italian territory (for a total of roughly 324,000 square kilometers and about 60 million inhabitants) and in the State of San Marino and may be recognized in the Vatican City.

Registrable Trademarks

All signs (words, devices, letters, digits, shapes) are registrable as trademarks upon condition that they are capable of being represented in the register in such a way as to allow the competent authorities and the public to determine the object of the protection clearly and precisely, and that they fulfil the requirements of novelty, distinctiveness and lawfulness.

Types of Marks

The types of registrable marks are product marks, service marks, collective marks, certification marks, shape marks (three-dimensional), word marks, figurative marks, complex marks (including figurative and word elements), position marks, pattern marks, colour marks (a single colour or a combination of colours), sound marks, movement marks, multimedia marks, holographic marks.

Priority

It is possible to claim the priority of an earlier national first filing in any member state of the Paris Convention of World Trade Organization within 6 months running from the date of application. A first application for an Italian trademark can be the basis for a priority claim when subsequent applications for the same trademark are filed in other states party to the Paris Convention or World Trade Organization.

Who May Apply for an Italian Trademark

Any natural or legal person who is a citizen or resident of a member state of the European Union, of the Paris Convention or of the World Trade Organization, or of a state guaranteeing reciprocity of treatment, may apply for an Italian trademark.

Only legal persons under public law and associations of manufacturers, producers, service providers or traders, excluding limited companies, can apply for registration of collective marks.

Natural or legal persons, including institutions, authorities and bodies accredited pursuant to provisions of law concerning certification guaranteeing of the origin, nature or quality of certain products or services, upon condition that they are not suppliers of the products or services of the certified type.

Trademark Attorneys

Applicants may only be represented professionally by qualified trademark attorneys holding membership in the Italian Industrial Property Consultants Institute, or by attorneys-at-law.

Where to File the Application

Trademark applications may be filed in Italy, at the Provincial Offices of the Ministry of Industry or at the Italian Patent and Trademark Office (IPTO).

Effects of the Application

An Italian trademark enjoys protection from the day the application is filed. It is therefore possible, from the day the application is filed, to obtain measures against any infringement of the trademark.

Examination

The IPTO carries out an examination of distinctiveness, lawfulness and lack of deceptiveness.

Trademark Searches

No search is carried out by the IPTO to determine whether prior registrations or applications exist for similar or identical trademarks.

Opposition

As of 1 July 2011 it is possible to file oppositions against Italian trademark applications filed as from 1 May 2011 as well as against International registrations designating Italy published in the Gazette of the World Intellectual Property Organization as from 1 May 2011.

Oppositions must be filed within three months running from the publication of the application for registration.

In the case of international registrations designating Italy, the three months start running on the first day of the month following the publication of the international registration in the Gazette of the World Intellectual Property Organization.

Registration

The certificate of registration is obtained 6 to 9 months after filing, if the application is not rejected or opposed.

Rights Conferred by the Registration

An Italian registration confers exclusive rights on the trademark in the entire Italian territory.

Classification

The international classification of goods and services (the Nice Agreement) applies. Applications may include more than one class of goods and/or services. Products and services for which protection is sought must be identified by the applicant with the clarity and precision necessary to allow the competent authorities and economic operators to determine, exclusively on such a base, the scope of the protection sought.

Duration and Renewals

Trademarks are valid for 10 years running from the filing date. An indefinite number of renewals is possible for subsequent 10-year periods.

Use of a Registered Trademark

Lack of use of an Italian registered trademark continued for 5 years following its registration can cause a trademark to lapse.

Incontestability

The owner of a prior trademark who has knowingly tolerated the use of a later registered trademark for a period of 5 consecutive years or more can no longer request that the later mark be declared invalid or oppose its use.

Prior Use

Under certain conditions, prior use of a trademark is recognized and protected.

Assignment

Assignment of a trademark can take place separately from the enterprise, and for part of the goods and/or services.

Licensing

Licensing is permitted for all or part of the goods and/or services and for part of the Italian state’s territory.

Marking

The use of symbols indicating that the trademark has been filed or is registered is optional.

Customs Protection

Am Italian trademark application or registration gives the owner the right to request customs protection, involving the seizure of counterfeit products at customs.

Applicable International Agreements

The Paris Convention, the Madrid Agreement and the Protocol relating to the Madrid Agreement, the TRIPs Agreement (World Trade Organization members), the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks.[:]