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Marchi registrabili

Sono registrabili come marchi internazionali i segni che rispondano ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale degli stati membri dell’Accordo o del Protocollo di Madrid designati dal richiedente.

Chi può richiedere un marchio internazionale

Può richiedere un marchio internazionale ogni persona fisica o giuridica appartenente a, o residente in, uno stato membro dell’Accordo o del Protocollo o che abbia in esso uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo.

Domanda di marchio internazionale e marchio nazionale/marchio UE

La domanda di protezione di un marchio internazionale deve essere basata su una precedente e corrispondente domanda o registrazione nazionale oppure su una precedente e corrispondente domanda o registrazione di marchio dell’Unione europea.

Classificazione dei prodotti e servizi

Si applica la classificazione internazionale. Una domanda può comprendere prodotti e servizi appartenenti a più classi di detta classificazione.

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda di marchio internazionale va effettuata presso l’ufficio nazionale del paese in cui è stato depositato o registrato il corrispondente marchio nazionale o presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)  se la corrispondente domanda o registrazione è relativa a un marchio dell’Unione europea. Tali uffici provvederanno ad inoltrare la domanda all’OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) a Ginevra (Svizzera).

Lingua ufficiale

Le lingue ufficiali da utilizzare per la domanda sono il francese,l’inglese o lo spagnolo.

Priorità

È possibile rivendicare la priorità di una precedente domanda di marchio nazionale o di marchio dell’Unione europea, entro 6 mesi dalla data di tale domanda.

Stati membri

Sul sito dell’OMPI/WIPO è possibile consultare gli elenchi aggiornati degli stati membri dell’Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid.

Designazione degli stati

La designazione degli stati membri nei quali si intende ottenere la protezione del marchio internazionale va indicata obbligatoriamente nella domanda. Una registrazione internazionale può essere successivamente estesa ad altro o ad altri paesi membri dell’Accordo e/o del Protocollo di Madrid.

Diritti derivanti dalla registrazione internazionale

La registrazione del marchio internazionale equivale, per quanto riguarda la protezione, ad un deposito nazionale in tutti gli stati designati. In detti stati la validità del marchio è condizionata al rispetto della normativa nazionale.

Esame e opposizione

Ciascun paese membro, se la legge nazionale lo prevede, in generale entro 12 o 18 mesi dalla comunicazione della registrazione internazionale, può notificare all’OMPI/WIPO l’emissione di un rifiuto della registrazione di marchio nel proprio territorio per non rispondenza alla normativa nazionale o per l’esistenza di diritti anteriori di terzi. Se previsto dalla legge nazionale, i titolari di diritti anteriori possono attivare una procedura di opposizione alla concessione del marchio internazionale nel territorio dello stato. Dopo l’emissione di un rifiuto, il titolare del marchio internazionale può agire al fine di superare i motivi che hanno determinato il rifiuto stesso in quel determinato stato.

Durata e rinnovo

La durata della registrazione del marchio internazionale è di 10 anni dalla data di registrazione. Il rinnovo è possibile indefinitamente per successivi periodi decennali.

Cessione/licenza

Il marchio internazionale può essere oggetto di cessione solamente a soggetti che hanno diritto a richiedere un marchio internazionale. Il marchio internazionale può essere dato in licenza d’uso a terzi per tutti o parte dei paesi designati e per tutti o parte dei prodotti o servizi.

Accordi internazionali applicabili

Accordo e Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, Convenzione di Parigi, Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.[:en]

Registrable Trademarks

All signs fulfilling the requirements of states party to the Madrid Agreement or to the Protocol designated by the applicant are registrable as international trademarks.

Who May Apply for an International Trademark

Any natural or legal person who is a citizen of, or resident in, states party to the Agreement or to the Protocol, or who has a real and effective industrial or commercial establishment in one of those states may apply for an International trademark.

The Trademark Application

The application for an International trademark registration must be based on a corresponding prior national trademark application or registration, or on a corresponding prior application or registration for a European Union trademark.

Priority

It is possible to claim the Convention priority of a prior national application or of a prior European Union trademark application, within 6 months of the application date.

Where to File the Application

International trademark applications must be filed with the national patent and trademark office where the corresponding national trademark was filed or registered or with the  European Union Intellectual Property Office (EUIPO) if the corresponding application or registration is for a European Union trademark. The national office or EUIPO will then forward the application to the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Geneva, Switzerland.

Classification of Goods and Services

The international classification applies. An application may include goods and services belonging to more than one class of the above classification.

Official Languages

Official languages to be used in the application are French, English and Spanish.

Member States

The WIPO website provides lists of member states of the Madrid Agreement and of the Madrid Protocol concerning the international registration of marks.

Designation of States

The designation of states in which trademark protection is sought must be indicated in the application. An International registration may later be extended to other member states of the Madrid Agreement and/or of the Protocol.

Rights Conferred by the International Registration

An International trademark registration, as far as protection is concerned, is equivalent to a national trademark registration in each of the designated states. In said states, the validity of the trademark is governed by national laws.

Examination and Opposition

Each member state, if national law so provides, generally within 12 or 18 months of notification of the International registration, may inform the WIPO of its refusal to grant the trademark registration in its own territory, either for lack of conformity to national laws or because of the existence of prior third party rights. If national law so provides, holders of prior rights may bring opposition proceedings against the grant of the International trademark in the national territory. After a refusal is issued, the owner of the International trademark may act to overcome the reasons for which the registration has been refused in that state.

Duration and Renewals

International trademarks are valid for 10 years following the date of registration. Renewals are possible for subsequent 10-year periods.

Assignment

Assignment of International trademarks is permitted only to natural or legal persons entitled to apply for an International trademark.

Licensing

Licensing of International trademarks to third parties is permitted for all or some of the designated states and for all or a portion of the goods and/or services.

Applicable International Agreements

The Madrid Agreement and Protocol Concerning the International Registration of Marks, the Paris Convention, the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks.[:]