Marchi registrabili

Sono marchi registrabili i segni che rispondano ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale degli stati membri dell’Accordo o del Protocollo di Madrid designati dal richiedente.

Chi può richiedere un marchio internazionale

Può richiedere un marchio internazionale ogni persona fisica o giuridica appartenente a, o residente in, uno stato membro dell’Accordo o del Protocollo o che abbia in esso uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo.

Domanda di marchio internazionale e marchio nazionale/comunitario

La domanda di protezione di un marchio internazionale deve essere basata su una precedente e corrispondente domanda o registrazione nazionale oppure su una precedente e corrispondente domanda o registrazione di marchio comunitario.

Classificazione dei prodotti e servizi

Si applica la classificazione internazionale. Una domanda può comprendere prodotti e servizi appartenenti a più classi di detta classificazione.

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda internazionale va effettuata presso l’ufficio nazionale del paese in cui è stato depositato o registrato il corrispondente marchio nazionale o presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno se la prima domanda è relativa a un marchio comunitario. Tali uffici provvederanno ad inoltrare la domanda all’OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) a Ginevra (Svizzera).

Lingua ufficiale

Le lingue ufficiali da utilizzare per la domanda sono il francese e ovvero l’inglese.

Priorità

E’ possibile rivendicare la priorità di una precedente domanda di marchio nazionale o di marchio comunitario, entro 6 mesi dalla data di tale domanda.

Stati membri

L’elenco aggiornato degli stati membri dell’Accordo e/o del Protocollo di Madrid può essere scaricato dal sito dell’OMPI/WIPO (file .pdf, 80 K).

Designazione degli stati

La designazione degli stati membri nei quali si intende ottenere la protezione del marchio va indicata obbligatoriamente nella domanda. Una registrazione internazionale può essere successivamente estesa ad altro o ad altri paesi membri dell’Accordo e/o del Protocollo di Madrid.

Diritti derivanti dalla registrazione internazionale

La registrazione internazionale di marchio equivale, per quanto riguarda la protezione, ad un deposito nazionale in tutti gli stati designati. In detti stati la validità del marchio è condizionata al rispetto della normativa nazionale.

Esame e opposizione

Ciascun paese membro, se la legge nazionale lo prevede, in generale entro 12 o 18 mesi dalla comunicazione della registrazione internazionale, può notificare all’OMPI/WIPO l’emissione di un rifiuto della registrazione di marchio nel proprio territorio per non rispondenza alla normativa nazionale o per l’esistenza di diritti anteriori di terzi. Se previsto dalla legge nazionale, i titolari di diritti anteriori possono attivare una procedura di opposizione alla concessione del marchio internazionale nel territorio dello stato. Dopo l’emissione di un rifiuto, il titolare del marchio internazionale può agire al fine di superare i motivi che hanno determinato il rifiuto stesso in quel determinato stato.

Durata e rinnovo

La durata della registrazione internazionale è di 10 anni dalla data di presentazione della domanda. Il rinnovo è possibile indefinitamente per successivi periodi decennali.

Cessione/licenza

Il marchio internazionale può essere oggetto di cessione solamente a soggetti che hanno diritto a richiedere un marchio internazionale. Il marchio internazionale può essere dato in licenza d’uso a terzi per tutti o parte dei paesi designati e per tutti o parte dei prodotti o servizi.

Protezione doganale

La registrazione internazionale dà diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti.

Accordi internazionali applicabili

Accordo e Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, Convenzione di Parigi.

Registrable Trademarks
All signs fulfilling the requirements of states party to the Madrid Agreement or to the Protocol designated by the applicant are registrable trademarks.

Who May Apply for an International Trademark
Any natural or legal person who is a citizen of, or resident in, states party to the Agreement or to the Protocol, or who has a real and effective industrial or commercial establishment in one of those states may apply for an International trademark.

The Trademark Application
The application for an International trademark registration must be based on a corresponding prior national trademark application or registration, or on a corresponding prior Community trademark application or registration.

Priority
It is possible to claim the Convention priority of a prior national application or of a prior Community trademark application, within 6 months of the application date.

Where to File the Application
International applications must be filed at the national patent and trademark office where the corresponding national trademark was filed or registered or at the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) if the first application is for a Community trademark. The national office or OHIM will then forward the application to the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Geneva, Switzerland.

Classification of Goods and Services
The international classification applies. An application may include goods and services belonging to more than one class of the above classification.

Official Languages
Official languages to be used in the application are French and English.

Member States
The list of member states of The Madrid Agreement and Protocol Concerning the International Registration of Marks can be downloaded from the WIPO web site (.pdf, 80 K).

Designation of States
The designation of states in which trademark protection is sought must be indicated in the application. An International registration may later be extended to other member states of the Madrid Agreement and/or of the Protocol.

Rights Conferred by the International Registration
An International trademark registration, as far as protection is concerned, is equivalent to a national trademark registration in each of the designated states. In said states, the validity of the trademark is governed by national laws.

Examination and Opposition
Each member state, if national law so provides, generally within 12 or 18 months of notification of the International registration, may inform the WIPO of its refusal to grant the trademark registration in its own territory, either for lack of conformity to national laws or because of the existence of prior third party rights. If national law so provides, holders of prior rights may bring opposition proceedings against the grant of the International trademark in the national territory. After a refusal is issued, the owner of the International trademark may act to overcome the reasons for which the registration has been refused in that state.

Duration and Renewals
International trademarks are valid for 10 years following the date of International registration. Renewals are possible for subsequent 10-year periods.

Assignment
Assignment of International trademarks is permitted only to natural or legal persons entitled to apply for an International trademark.

Licensing
Licensing of International trademarks to third parties is permitted for all or some of the designated states and for all or a portion of the goods and/or services.

Customs Protection
An International trademark registration gives the owner the right to request customs protection, involving the seizure of counterfeit products at customs.

Applicable International Agreements
The Madrid Agreement and Protocol Concerning the International Registration of Marks, the Paris Convention.