[:it]Un Ddl di revisione del Codice della proprietà industriale è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 6 aprile 2022; dal punto di vista dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale le modifiche proposte di più immediato interesse riguardano le indicazioni geografiche e denominazioni di origine, il differimento del pagamento della tassa di deposito per una domanda di brevetto, le invenzioni realizzate nell’ambito della ricerca universitaria e la tutela dei diritti durante le fiere.

Il 6 aprile 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge (Ddl) di revisione del Codice della proprietà industriale previsto dalle Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023, adottate il 23 giugno 2021 in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le modifiche al codice contenute nel Ddl rispondono agli obiettivi di rafforzare la competitività delle imprese e degli enti di ricerca del paese, incentivare l’uso della proprietà industriale e semplificare a livello amministrativo le procedure per la tutela e la difesa dei diritti di proprietà industriale.

Al netto delle numerose modifiche riguardanti aspetti procedurali e amministrativi, segnaliamo qui le novità di più immediato interesse per i titolari di marchi, brevetti, modelli, indicazioni geografiche e denominazioni di origine.

Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

Le modifiche proposte vieterebbero la registrazione come marchio di impresa i segni che evocano, usurpano o imitano indicazioni geografiche e denominazioni di origine tutelate dalla legge italiana, dalle norme dell’Unione Europea o dagli accordi internazionali vigenti; inoltre i titolari di indicazioni geografiche e denominazioni di origine tutelate potrebbero presentare opposizione alla registrazione di un marchio anche in assenza di Consorzi di tutela riconosciuti dalla legge.

Disegni e modelli

I disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali riceverebbero una protezione temporanea, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione. Tale modifica eviterebbe che la divulgazione in occasione di una fiera causi al disegno o modello la perdita dei requisiti per la registrabilità (novità e carattere individuale).

Invenzioni realizzate per conto di atenei ed enti di ricerca

In tema di titolarità delle invenzioni realizzate nell’ambito di un rapporto di lavoro con una università o una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, la normativa attualmente vigente, applicabile soltanto alle università statali e agli enti pubblici di ricerca, prevede che il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore, salvo il caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Secondo le modifiche proposte dal Ddl, che ribaltano la logica della normativa attuale, i diritti derivanti dall’invenzione spetterebbero invece alla struttura di appartenenza se l’invenzione è realizzata in esecuzione di un contratto, rapporto di lavoro o di impiego (anche a tempo determinato), con un ateneo o ente pubblico di ricerca, oppure nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti. In caso di inerzia dell’ateneo o ente pubblico per sei mesi, l’inventore potrebbe procedere a depositare una domanda di brevetto a proprio nome.

Inoltre il Ddl modificherebbe la norma attuale rendendola applicabile anche alle università non statali legalmente riconosciute, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e agli organismi che svolgono attività di ricerca senza scopo di lucro.

Tassa per domande di brevetto

Il Ddl propone modifiche che consentirebbero il differimento, fino a un mese dopo il deposito, del pagamento della tassa per la domanda di brevetto. La possibilità di far slittare in avanti il pagamento della tassa per la domanda è già prevista da molti uffici brevetti nazionali e internazionali, pertanto la novità proposta eliminerebbe uno svantaggio competitivo per coloro che depositano domande di brevetto in Italia.

Contraffazioni esposte in fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute

Attualmente una norma del Codice della proprietà industriale prevede che in caso di sospetta contraffazione ai danni di prodotti esposti in fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute, le forze dell’ordine possano procedere alla sola descrizione dei prodotti sospetti, senza possibilità di sequestro sul momento. L’eliminazione di tale norma, proposta nel Ddl, consentirebbe alle forze dell’ordine di sequestrare immediatamente i prodotti in forza di un provvedimento del tribunale competente, fondato sulla sospetta violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Il testo del Ddl passa ora all’esame del parlamento, e potrebbe subire modifiche durante l’iter di approvazione.[:en]The Italian government has tabled a draft law revising the Industrial Property Code; the changes of direct interest for IP right holders concern geographical indications and denominations of origin, the possibility to defer the payment of the fee for filing a patent application, inventions resulting from university research and the enforcement of IP rights during trade shows.

On 6 April 2022 the Italian Council of ministers approved a draft law revising the Industrial property Code; the revision is part of the “Strategy guidelines on intellectual property” for 2021-2023, adopted on 23 June 2021 for the purpose of implementing the Italian National Recovery and Resilience Plan.

The amendments proposed in the draft law aim to make Italian enterprises and research organisations more competitive, encourage the use of intellectual property rights and streamline administrative procedures for the protection and enforcement of intellectual property rights.

While many of the proposed changes concern procedural and administrative aspects, highlighted below are the ones of immediate interest for holders of intellectual property rights.

Geographical indications and denominations of origin

If approved, the draft law would bar from trademark registration signs that evoke, usurp or imitate geographical indications and denominations of origin protected under Italian or European Union law or by international agreements in force; holders of protected geographical indications and denominations of origin would be able to oppose the registration of trademarks also in the absence of a producers’ association (consortium) recognised by the law.

Designs and models

Designs and models displayed in national or international trade shows would receive temporary protection so as to make protection under IP laws run from the date of display. The proposed change aims to prevent the disclosure of the design or model during the trade show from destroying registrability requirements (novelty and individual character).

Inventions created in universities and research organisations

The Italian Industrial property Code currently provides that a researcher owns exclusive rights on the patentable invention of which he or she is the author, unless the invention results either from research funded privately (even only in part), or from specific research projects funded by a public body that is not the one employing the researcher.

Such provisions apply only to state-owned universities and research organisations.

If approved, the changes would reverse the current situation: the university or research organisation would hold the rights to the invention created in execution of a contract, or within an employer-employee relationship (also temporary) with a university or public research organisation, or within a research agreement between the two. Should the university or research organisation not take action for six months, the inventor would be entitled to file a patent application in his or her own name.

Moreover, the amended provision would be applicable also to privately owned universities recognised under Italian law, to scientific institutes for research, hospital and health care (known in Italy as IRCCS) and bodies that carry out not-for-profit research activities. 

Deferred payment of patent filing fees

The proposed changes would allow the deferment, for up to a month after the date of filing, of the payment of the filing fee for a patent application. Many national and international patent offices currently allow applicants to defer the payment of the filing fee, so the change would eliminate a competitive disadvantage for Italian patent applicants.

Enforcing IP rights at official or officially recognised trade shows

Currently a provision of the Industrial Property Code stipulates that if products displayed at official or officially recognised trade shows are suspected of infringing intellectual property rights, law enforcement authorities cannot immediately seize the products, but merely take down a description of them. The draft law would repeal such a provision, allowing enforcement authorities to immediately seize the goods under a court order grounded on the suspicion of an infringement of intellectual property rights.

The draft law is currently in the Italian legislative pipeline, and could undergo changes before reaching approval stage.[:]