[:it]Può l’Ufficio europeo dei brevetti adottare nuove regole che modificano l’interpretazione delle norme della Convenzione sul brevetto europeo? La risposta della Camera allargata dei ricorsi dell’ufficio nel caso G-3/19 “Pepper” è un capolavoro di bizantinismo verbale.

Il 14 maggio 2020 la Camera allargata dei ricorsi (CAR) dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha presentato il proprio parere nel caso G-3/19 (“Pepper” nel seguito), riguardante la brevettabilità ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) di vegetali e animali ottenuti tramite processi essenzialmente biologici.

Antefatto

L’articolo 53, lettera b, della CBE vieta la concessione di brevetti europei per le varietà vegetali o animali e per i processi essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali.

Nel 2015 la CAR aveva ritenuto, nella decisione G-2/12 (“Tomato II” nel seguito) che il divieto espresso nell’articolo 53, lettera b, di concedere brevetti europei per i processi essenzialmente biologici di produzione di vegetali o animali non si estendesse ai prodotti ottenuti tramite processi essenzialmente biologici (a condizione che tali prodotti non fossero varietà vegetali o animali).

L’interpretazione della CAR dell’articolo 53, lettera b, fu causa di alcune obiezioni in Europa, e nel novembre 2016 la Commissione europea pubblicò una comunicazione in cui dichiarava che sebbene la normativa dell’Unione europea sulle invenzioni biotecnologiche (Direttiva 98/44) non esclude dalla brevettabilità i vegetali e gli animali ottenuti tramite processi essenzialmente biologici, era intenzione del legislatore europeo che tale normativa prevedesse questa esclusione.

Occorre ricordare qui che l’EPO non è un’istituzione dipendente dall’Unione Europea, e che la CBE può essere modificata soltanto tramite una conferenza diplomatica, oppure ottenendo il consenso unanime di tutti gli stati contraenti.

Tuttavia le regole del Regolamento di attuazione della CBE possono essere modificate dal Consiglio di amministrazione dell’EPO.

Nel 2017 il Consiglio di amministrazione modificò la Regola 28 del Regolamento di attuazione con l’aggiunta di un punto 2, il quale prevede specificamente che “non saranno concessi brevetti europei per piante o animali ottenuti esclusivamente tramite procedimenti essenzialmente biologici”. La regola così modificata entrò in vigore il 1 luglio 2017 (leggi notizia sull’argomento).

Nel dicembre 2018 la Camera tecnica dei ricorsi dell’EPO aveva ritenuto, con la decisione T-1063/18, che esistesse un conflitto fra l’articolo 53, lettera b, della CBE, come interpretato nella decisione Tomato II, e la nuova Regola 28, punto 2, del Regolamento di attuazione, come modificata dal Consiglio di amministrazione dell’EPO.

Il presidente dell’EPO aveva sottoposto un quesito alla CAR.

Il parere della Camera Allargata dei Ricorsi EPO

Il quesito sottoposto dal presidente dell’EPO alla CAR intendeva accertare, essenzialmente, se il Consiglio di Amministrazione dell’EPO possa modificare le regole del Regolamento di attuazione della CBE.

La CAR ha ritenuto che il quesito fosse eccessivamente ampio.

L’approccio della CAR è però stato quello, sorprendente, di riformulare il quesito per poi dichiararlo ammissibile.

Il quesito che la CAR ha considerato ammissibile mira ad accertare, essenzialmente, se l’interpretazione delle norme della CBE possa mutare in conseguenza di modifiche al Regolamento di attuazione.

La riformulazione del quesito ha consentito alla CAR di mantenere la propria posizione su questioni di principio ma evitando al contempo uno scontro frontale con il Consiglio di amministrazione e, indirettamente, con la Commissione Europea.

Il parere della CAR del caso “Pepper” da una parte sottolinea che l’EPO non è vincolato dalle norme dell’Unione Europea, e che rispondere positivamente al quesito originale del presidente dell’EPO sarebbe stato equivalente ad ammettere la possibilità di aggirare le procedure previste dalla legge per la modifica della CBE.

Dall’altra parte, la CAR è del parere che l’articolo 53, lettera b, (che esclude dalla brevettabilità i processi essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali) non è incompatibile con la Regola 28, punto 2, come modificata; e che l’interpretazione delle norme della CBE può cambiare nel tempo: “nell’interpretare ora l’articolo 53, lettera b, della CBE” la CAR “non può ignorare” la decisione del Consiglio di amministrazione dell’EPO di modificare la Regola 28 del Regolamento di attuazione, dal momento che “la situazione giuridica e la situazione di fatto sottese alla decisione G-2/12 (Tomato II, N.d.T.) sono sostanzialmente cambiate”.

Dunque la CAR, pur non rinnegando la propria interpretazione dell’articolo 53, lettera b, nella decisione Tomato II, ammette essenzialmente che l’interpretazione precedente di un articolo della CBE può essere modificata o persino rovesciata in conseguenza di una modifica di una regola del Regolamento di attuazione.

Certo l’approccio bizantino della CAR non risolve il problema posto dal conflitto fra le interpretazioni date nei casi “Tomato II” e “Pepper”. Inoltre, sebbene la CAR abbia evitato di rispondere al quesito originale, il parere “Pepper” sembra accettare che la modifica di una regola del Regolamento di attuazione da parte del Consiglio di amministrazione dell’EPO possa rovesciare completamente il significato di una norma della CBE, di fatto modificando una norma della CBE senza il consenso unanime dei paesi aderenti alla CBE, o la conferenza diplomatica, previsti dalle procedure di legge.[:en]Is the European Patent Office entitled to introduce new rules that change the interpretation of EPC provisions? The answer of the EPO’s own Enlarged Board of Appeal in case G-3/19 “Pepper” is a masterpiece of byzantine wording.

On 14 May 2020 the Enlarged Board of Appeal (EBA) of the European Patent Office (EPO) issued its opinion in case G-3/19 (hereinafter “Pepper”), concerning the patentability under the European Patent Convention (EPC) of plants and animals obtained by an essentially biological process.

Background

Under Article 53(b) EPC European patents cannot be granted for plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals.

In 2015 the EBA held, in decision G-2/12 (hereinafter “Tomato II”), that Article 53(b)’s prohibition to grant European patents for essentially biological processes for the production of plants or animals did not extend to the products obtained by essentially biological processes (provided that they were not plant or animal varieties).

The EBA’s interpretation of Article 53(b) raised some objections in Europe, and in November 2016 the European Commission published a notice stating that although European Union legislation on biotechnological inventions (Directive 98/44) does not exclude from patentability of plants and animals obtained by essentially biological processes, it was the European legislator’s intention that such legislation should provide for such an exclusion.

It must be noted here that the EPO is not a European Union institution, and that the European Patent Convention can be amended only by a diplomatic conference or by unanimous consent of all member states.

However the Rules of the European Patent Convention’s Implementing Regulations can be amended by the Administrative Council of the EPO.

So in 2017 Rule 28 of the Implementing Regulations was amended by the A.C. with addition of point (2), to provide specifically that “European patents shall not be granted in respect of plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process”. The new rule took effect as from 1 July 2017 (read more here).

In December 2018 the Technical Board of Appeal of the EPO held in its decision T-1063/18 that a conflict existed between Art. 53 (b) EPC as interpreted by the EBA’s decision in Tomato II and the new Rule 28(2) EPC as amended by the EPO’s Administrative Council.

The President of the EPO referred the case to the EBA.

The EBA’s opinion in “Pepper”

The question that the EPO’s President referred to the EBA was essentially whether the Administrative Council is allowed to amend the Rules of the EPC’s Implementing Regulations.

The EBA considered the question too broad.

Its somewhat surprising approach was therefore to reformulate the question before declaring it admissible. The question that the EBA considered admissible was, essentially, whether the interpretation of the provisions of the EPC can change pursuant to amendments of the Rules.

The reformulation allowed the EBA to stand its ground on questions of principle while avoiding a head-on conflict with the Administrative Council and, indirectly, with the European Commission.

Therefore the EBA’s opinion in “Pepper” on the one hand points out that the EPO is not bound by European Union law, and that answering the EPO President’s original question positively would have been tantamount to admitting the possibility of circumventing the statutory procedures for amending the EPC itself.

On the other hand, the EBA takes the view that Article 53(b) (which prohibits the patenting of essentially biological processes for the production of plants or animals) is not incompatible with the amended Rule 28 (2), and that the interpretation of EPC provisions can change in time: “when now interpreting Article 53(b) EPC” the EBA “cannot ignore” the decision of the EPO’s Administrative Council to amend Rule 28 of the Implementing Regulations, since “the legal and factual situation underlying decision G2-/12 (Tomato II) has substantially changed”.

Therefore the EBA, while not disowning its own interpretation of Article 53(b) handed down in Tomato II, essentially admits that the previous interpretation of an Article of the EPC can be modified or even reversed pursuant to the amendment of a Rule of the Implementing Regulations.

Of course the byzantine approach of the EBA does not solve the problem that the interpretations of the Article 53(b) given in the “Tomato II” and “Pepper” cases are in conflict. Moreover, although the EBA declined to answer the original question, the “Pepper” opinion of the EBA does appear to accept that the amendment by the EPO’s Administrative Council of a Rule of the Implementing Regulation can completely reverse the meaning of a provision of the EPC, de facto amending an EPC provision without the unanimous agreement of EPC member states, or the diplomatic conference, which the EPC statutory procedures require.[:]