[:it]Normativa sui marchi: importanti modifiche in arrivo[:en]Italy’s new trademark rules in a nutshell[:]
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Il Decreto Legislativo 20.02.2019 n. 15 di attuazione della direttiva europea (UE) 2015/2436, in vigore dal 23 marzo 2019, modifica la normativa sui marchi d’impresa contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10.02.2005 n. 30). I cambiamenti sono sia sostanziali che procedurali. In breve, queste le principali novità introdotte dal decreto rispetto alla previgente normativa sui marchi:
Tale abolizione rende possibile la registrazione di quei segni “non tradizionali” (per esempio marchi di movimento, multimediali, ologrammi, ecc.) attraverso la loro rappresentazione con una tecnologia generalmente disponibile, a condizione che essa consenta alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione richiesta.
L’esclusione dalla registrazione per i marchi che consistono esclusivamente nella forma del prodotto viene estesa ai marchi costituiti esclusivamente da altre caratteristiche derivanti dalla natura del prodotto oppure necessarie per ottenere un risultato tecnico oppure tali da conferire un valore sostanziale al prodotto.
A. preesistenti denominazioni d’origine e indicazioni geografiche (DOP/IGP) protette per a) prodotti agroalimentari, b) vini, vini aromatizzati, bevande spiritose, B. menzioni tradizionali per i vini (MTV), C. specialità tradizionali garantite (STG), D. una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata.
Si potrà procedere con l’opposizione anche sulla base di: a) una precedente denominazione di origine o indicazione geografica, b) un marchio anteriore registrato che goda di rinomanza, ovvero un precedente marchio anteriore notoriamente conosciuto in Italia anche se non registrato (Art. 6 bis Convenzione di Parigi), nei confronti di domande di marchio anche per prodotti o servizi non affini ove si provi un indebito vantaggio per il marchio successivo o un pregiudizio per il marchio anteriore.
Anche nei procedimenti di decadenza di un marchio registrato da oltre cinque anni ora incombe sul titolare la prova di averlo debitamente utilizzato. Lo stesso onere spetta al titolare del marchio anteriore registrato da più di cinque nei procedimenti da esso proposti per far dichiarare la contraffazione o la nullità di un marchio successivo. Nelle procedure di opposizione alla registrazione di una domanda di marchio, il titolare della registrazione su cui si fonda l’azione di opposizione dovrà fornire la prova dell’uso del proprio marchio se tale marchio è registrato da almeno cinque anni alla data di deposito o di priorità del marchio opposto (e non più alla data di pubblicazione del marchio opposto);
è stata introdotta la possibilità di proporre ricorso incidentale avverso le decisioni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Ciò consentirà, ad esempio, alla parte parzialmente soccombente in un’opposizione, qualora l’altra parte proponga ricorso, di non limitarsi a difendersi nel ricorso, ma di proporre a sua volta ricorso incidentale per la parte della decisione per cui è soccombente senza dover presentare un autonomo e separato ricorso;
In un’ottica di introdurre misure più stringenti per la lotta alla contraffazione, a) è prevista la possibilità di applicare, a certe condizioni, anche in caso di mero transito in Italia, la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte, b) viene stabilito che il diritto esclusivo del titolare del marchio di vietare ai terzi vuoi di apporre il marchio – oltre che sui prodotti o sulle loro confezioni – anche su imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi, vuoi di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio qualora sussista un rischio che possano essere utilizzati in violazione del diritto di marchio.
Viene precisato che il titolare del marchio non può impedire ad un terzo l’utilizzo nel commercio del proprio nome o indirizzo solo qualora il terzo sia una persona fisica. Pertanto, l’utilizzo del marchio anteriore come ragione o denominazione sociale di imprese o nomi di enti o associazioni, sia pure nel rispetto della correttezza professionale, costituisce violazione di marchio.
I marchi collettivi si caratterizzano non più per la loro funzione (che è la stessa di qualsiasi altro marchio di impresa) ma per la titolarità riservata a persone giuridiche di diritto pubblico e associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti che tuttavia non possono essere costituiti in forma di società di capitali; ai marchi di certificazione è invece attribuita la funzione di certificare l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e al loro titolare è fatto divieto di svolgere attività commerciale connessa con i prodotti e servizi certificati. Conseguentemente la nuova normativa prevede l’obbligo (pena decadenza) per i titolari di marchi collettivi nazionali registrati/depositati secondo la normativa previgente, di convertire il proprio segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione ai sensi della nuova normativa, entro il periodo transitorio di un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo;
a) previo consenso del titolare del marchio anche il licenziatario non esclusivo potrà avviare un’azione per contraffazione; b) il titolare di una licenza esclusiva non necessiterà del consenso del titolare del marchio, ma potrà procedere con un’azione di contraffazione, in tutti quei casi in cui il titolare, previa messa in mora, non abbia avviato l’azione in questione entro termini appropriati; c) il licenziatario inoltre ha il diritto di intervenire in un’azione di contraffazione promossa dal titolare del marchio ai fini del risarcimento dei danni subiti. Sono fatte salve tuttavia le diverse pattuizioni intervenute nel contratto di licenza tra il licenziante e il licenziatario. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti abilitati all’uso di marchi collettivi.
Sarà possibile proporre un’azione di nullità o cancellazione di una registrazione di marchio dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: tuttavia l’implementazione di tale norma avverrà solo con l’emanazione di un ulteriore decreto e comunque entro il termine del 14 gennaio 2023. |
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Italian provisions implementing EU Trademark Directive 2015/2436 came into force on 23 March 2019; the most noteworthy changes essentially strengthen the rights of trademark owners vis-à-vis later trademark applications and registrations in Italy.
The Italian Government has recently approved the legislative decree implementing EU Trademark Directive 2015/2436. The new provisions came into force on 23 March 2019.
The most noteworthy changes, listed and explained below, essentially enhance the rights of trademark owners with respect to later trademark applications/registrations in Italy.
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Relative grounds for refusal or invalidity
Grounds for opposition against Italian applications now include marks enjoying a reputation, well-known trademarks ex art. 6-bis of the Paris Convention, and designation of origin or geographical indications.
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Opposition proceedings
The date to be taken into consideration to determine if evidence of use of the prior mark can be requested is now the date of filing or of priority of the opposed application and not the date of its publication.
Some minor amendments concern procedural rules, mainly in connection with suspension and termination of proceedings, as well as the filing of the POA, which must be done within two months from the date of filing of the opposition.
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“Own name defense”
The so called “own name” defense is now limited to natural persons, who become the only subjects who can rely on the fact that they are using their own name or address in accordance with honest business practices as a defense vis-à-vis infringement claims.
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Goods in transit
The implementing law also provides for the possibility to apply customs procedures for the seizure of counterfeit goods in mere transit, unless the trademark owner is not entitled to prevent the marketing of the goods under the law of the country of final destination.
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Right to object to preparatory acts of infringement
It is now possible for the owner of the prior trademark to object to the use of identical or similar marks in packaging, labels, tags or authenticity devices when there is the risk that they will be used for violating the trademark rights.
Other changes include:
Non-graphical representation
As the trademark is no longer required to be graphically represented, applications for registration of non-traditional signs such as sounds, holograms, animations, motion and multimedia content may be filed in digital formats such as .mp3 and .mp4.
Absolute grounds for Refusal or Invalidity
The absolute ground of refusal of signs consisting of the shape which results from the nature of the goods or is necessary to achieve a technical result, or which gives substantial value to the goods, has been extended to include “other characteristics”; this absolute ground still cannot be overcome by relying on evidence of acquired distinctiveness.
The following grounds have also been added as absolute grounds for refusal: designations of origin, geographical indications, traditional terms for wine, traditional specialties guaranteed and plant varieties. Third parties’ observations drawing to the Examiner’s attention the conflict with geographical indications are now expressly allowed during examination by the Italian Patent and Trademark Office (IPTO).
Collective and Certification trademarks
Before the implementation of the Directive, the Italian Industrial Property Code only provided for Collective marks; the reform has introduced the Certification marks, which will thus no longer need to be filed as Collective marks. In parallel, Collective marks have been redefined so as to avoid any overlapping with Certification marks.
According to the implementing law, the owners of Collective marks registered/filed under the previous law must convert them into the newly defined Collective marks or into Certification marks within one year, failing which the marks will be deemed as abandoned.
Licensees’ faculties
The reform now expressly allows the non-exclusive licensee to take action against the infringement of the licensed trademark, albeit only with the trademark owner’s consent, while the exclusive licensee may initiate such proceedings also autonomously, if the owner of the trademark has not started the action despite having been requested to do so. The licensee may, in any case, intervene in the infringement action initiated by the trademark owner to obtain compensation for the damage suffered.
Nullity/revocation actions
It will be possible to institute actions before the IPTO for nullity or revocation of trademark registrations – but this will require a further decree to be enacted; the deadline set by the European Directive for implementation of these procedures is 14 January 2023.
Board of Appeals proceedings
The reform has introduced the possibility to bring a cross-appeal against the administrative decisions of the IPTO. Now, the partially losing party in opposition proceedings may therefore appeal the unfavorable part of the decision in the same proceedings initiated by the other side, without having to start a separate appeal.
Moreover, the law now provides for the possibility to start, under certain conditions, revocation proceedings against the decisions issued by the Board of Appeal, in addition to the traditional appeal before the Italian Supreme Court.[:]