[:it]Slitta al 31 dicembre 2020 il termine per la conversione dei marchi collettivi depositati o registrati prima del 23 marzo 2019 in marchi collettivi o di certificazione secondo le nuove definizioni di cui al D. Lgs.15/2019.

E’ stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale presentare la domanda di conversione di un marchio collettivo depositato o registrato prima del 23 marzo 2019 in marchio collettivo o marchio di certificazione secondo le definizioni ex D. Lgs.15/2019.

La proroga è stata istituita dal provvedimento c.d. “Milleproroghe”, ora convertito in legge (legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 16, vedi qui il testo coordinato con le modifiche della legge di conversione).

La distinzione fra marchio collettivo e marchio di certificazione è stata introdotta circa un anno fa appunto dal D. Lgs.15/2019 (vedi notizia). In precedenza sia i marchi collettivi che quelli di certificazione venivano registrati come marchi collettivi.

I titolari di marchi collettivi depositati o registrati prima del 23 marzo 2019, quindi secondo la vecchia definizione, devono presentare una nuova domanda per convertire il marchio collettivo o in marchio collettivo o in marchio di certificazione secondo le nuove definizioni.

E’ importante sapere che la mancata presentazione della domanda di conversione del marchio collettivo entro il 31 dicembre 2020 comporterà la decadenza del marchio stesso, ovvero la perdita del diritto esclusivo.

Marchio collettivo o marchio di certificazione?

Ecco, in breve, le nuove definizioni di marchio collettivo e marchio di certificazione introdotte dal D. Lgs. 15/2019:

marchio collettivo: si caratterizza per la titolarità riservata a persone giuridiche di diritto pubblico e associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti che tuttavia non possono essere costituiti in forma di società di capitali.

marchio di certificazione: ha la funzione di certificare l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi; al titolare del marchio di certificazione è fatto divieto di svolgere attività commerciale connessa con i prodotti e servizi certificati.

è importante sapere che la nuova domanda di registrazione del marchio collettivo o di certificazione richiede la presentazione di un regolamento d’uso dei marchi.

Il regolamento dovrà contenere una serie di dati ed elementi tra cui le condizioni d’uso del marchio e le sanzioni per infrazioni regolamentari e, per i marchi di certificazione, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell’uso del marchio.

Per informazioni

Sei titolare di un marchio collettivo e hai bisogno di informazioni o assistenza? Contattaci senza impegno.[:en]Deadline postponed to 31 December 2020 for converting Italian collective trademarks applied for or registered before 23 March 2019 into collective or certification marks as defined by new rules.

Holders of Italian collective trademarks applied for or registered before 23 March 2019 have time until 31 December 2020 to file for the conversion of the mark into a collective or certification mark as defined by rules introduced in 2019.

The deadline for the conversion, previously set at 23 March 2020, has now been postponed to 31 December 2020 by Italian law decree No. 16/2019, confirmed by Law No. 8/2020 of 28 February 2020.

The distinction between collective trademark and certification trademark was introduced pursuant to the implementation in Italy of EU Trademark Directive 2015/2436; previously, collective marks and certification marks were both registered as collective marks under Italian law.

Failure to file for conversion by 31 December 2020 of a collective mark applied for or registered before 23 March 2019 will result in cancellation of the registration.

Collective and certification marks: the new definitions

In brief, this is how collective and certification marks are defined under the new rules:

collective marks are characterised not by their function but by ownership, which is reserved for trade associations of manufacturers, providers of services or dealers, as well as for legal persons under public law (excluding businesses organised in the form of limited companies). The owner of a collective mark may grant its use to manufacturers and dealers;

certification marks certify the origin, nature or quality of certain products or services. The following are eligible to be holders of a certification mark: physical and legal persons, including institutions, authorities and bodies accredited under certification laws to guarantee the origin, the nature or the quality of certain products or services – upon condition that they do not carry out commercial activities involving the supplying of products or services of the kind they certify.

For both collective and certification marks, the application for registration requires the filing of a regulation on the use of the mark which must include certain data and elements, among which the conditions for use of the mark.[:]