[:it]Approvato definitivamente il Ddl di revisione del Codice della proprietà industriale: dal punto di vista dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale le modifiche di maggiore interesse che entreranno in vigore a breve riguardano le indicazioni geografiche e denominazioni di origine, il differimento del pagamento della tassa di deposito per una domanda di brevetto, le invenzioni realizzate nell’ambito della ricerca universitaria e la tutela dei diritti durante le fiere.

Aggiornamento: la Legge 24 luglio 2023, n. 102 “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2023 ed entrerà in vigore il 23 agosto 2023.

Il 18 luglio 2023 è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il disegno di legge (Ddl) di revisione del Codice della proprietà industriale (CPI) previsto dalle Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023, adottate il 23 giugno 2021 (vedi notizia) in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le modifiche al CPI contenute nel Ddl rispondono agli obiettivi di rafforzare la competitività delle imprese e degli enti di ricerca del paese, incentivare l’uso della proprietà industriale e semplificare a livello amministrativo le procedure per la tutela e la difesa dei diritti di proprietà industriale.

Al netto delle modifiche riguardanti aspetti procedurali e amministrativi, il testo definitivo non ha subito cambiamenti, nei suoi contenuti sostanziali, rispetto al Ddl originariamente proposto (vedi notizia); segnaliamo qui le novità di più immediato interesse per i titolari di marchi, brevetti, modelli, indicazioni geografiche e denominazioni di origine, e che entreranno presto in vigore in seguito alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale (Aggiornamento: la data di entrata in vigore del provvedimento è il 23 agosto 2023, vedi sopra).

Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

Le modifiche vietano la registrazione come marchio di impresa dei segni che evocano, usurpano o imitano indicazioni geografiche e denominazioni di origine tutelate dalla legge italiana, dalle norme dell’Unione Europea o dagli accordi internazionali vigenti; inoltre i titolari di indicazioni geografiche e denominazioni di origine tutelate potranno, in seguito all’entrata in vigore del provvedimento, presentare opposizione alla registrazione di un marchio anche in assenza di Consorzi di tutela riconosciuti dalla legge.

Disegni e modelli

I disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali riceveranno una protezione temporanea, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione. Tale modifica è finalizzata a evitare che la divulgazione in occasione di una fiera causi al disegno o modello la perdita dei requisiti per la registrabilità (novità e carattere individuale).

Invenzioni realizzate per conto di atenei ed enti di ricerca

In tema di titolarità delle invenzioni realizzate nell’ambito di un rapporto di lavoro con una università o una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, la normativa attualmente vigente, applicabile soltanto alle università statali e agli enti pubblici di ricerca, prevede che il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore, salvo il caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Il provvedimento definitivamente approvato ribalta la logica della normativa attuale: i diritti derivanti dall’invenzione spetteranno alla struttura di appartenenza se l’invenzione è realizzata in esecuzione di un contratto, rapporto di lavoro o di impiego (anche a tempo determinato), con un ateneo o ente pubblico di ricerca, oppure nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti. In caso di inerzia dell’ateneo o ente pubblico per sei mesi (prorogabili per un massimo di tre mesi), l’inventore potrà procedere a depositare una domanda di brevetto a proprio nome.

Le nuove disposizioni si applicheranno anche alle università non statali legalmente riconosciute, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e agli organismi che svolgono attività di ricerca senza scopo di lucro.

Tassa per domande di brevetto

Il pagamento della tassa per la domanda di brevetto potrà essere differito fino a un mese dopo il deposito: l’introduzione della possibilità di far slittare in avanti il pagamento della tassa per la domanda, già prevista da molti uffici nazionali e internazionali, pone fine a uno svantaggio competitivo per coloro che depositavano domande di brevetto nel nostro paese.

Contraffazioni esposte in fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute

Attualmente l’art. 129 c. 3 CPI prevede che in caso di sospetta contraffazione ai danni di prodotti esposti in fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute, le forze dell’ordine possano procedere alla sola descrizione dei prodotti sospetti, senza possibilità di sequestro sul momento. Tale comma è stato abrogato, consentendo alle forze dell’ordine di sequestrare immediatamente i prodotti in forza di un provvedimento del tribunale competente, fondato sulla sospetta violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Coesistenza tra brevetto europeo, brevetto europeo con effetto unitario e brevetto italiano

La modifica dell’art. 59 del CPI prevede che, nel caso in cui per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

Meno documentazione cartacea, semplificato l’uso del deposito telematico

Una modifica dell’articolo 147 del CPI ha eliminato l’obbligo di trasmissione di documentazione cartacea da parte delle Camere di commercio all’ l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), oltre ad aver semplificato l’accesso al deposito telematico.

Ricorsi avverso i provvedimenti dell’Ufficio Italiano brevetti e Marchi

Si accelerano i tempi dei giudizi presso la Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’UIBM, con la riduzione da quaranta a trenta giorni dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi. Aumenta da due a quattro anni anche la durata in carica della Commissione stessa.

Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza dei marchi

Il procedimento di nullità e decadenza, in vigore dal 29 dicembre 2022 (vedi notizia) grazie al decreto 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), viene ulteriormente definito, con la previsione della facoltà per le parti, previa verifica della ricevibilità e ammissibilità dell’istanza da parte dell’UIBM, di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione dell’istanza stessa (prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno).[:en]The draft law revising Italy’s Industrial Property Code has been definitively approved by parliament; changes of direct interest for IP right holders, and soon to become effective, concern geographical indications and denominations of origin, the possibility to defer the payment of the fee for filing a patent application, inventions resulting from university research and the enforcement of IP rights during trade shows.

Update: Italian Law of 24 July 2023, No. 102 “Amendments of the Industrial Property Code set forth in Legislative Decree of 10 February 2005 No. 30” has been published in the Italian Official Journal No. 184 of 8 August 2023, and its date of entry into force is 23 August 2023.

On 18 July 2023 the Italian parliament’s lower chamber definitively approved the draft law revising the Italian Industrial Property Code (IIPC); the revision is part of the “Strategy guidelines on intellectual property” for 2021-2023, adopted on 23 June 2021 (read more here) for the purpose of implementing the Italian National Recovery and Resilience Plan.

The amendments introduced by the new law aim to make Italian enterprises and research organisations more competitive, encourage the use of intellectual property rights (IP rights) and streamline administrative procedures for IP rights protection and enforcement.

The approved law has maintained most of the proposals originally tabled in the draft (read more here). While many of the amendments concern procedural and administrative aspects, highlighted below are the changes of immediate interest for holders of IP rights, that will enter into force after publication of the definitive text in Italy’s Official Journal (Update: date of entry into force is 23 August 2023, see details above).

Geographical indications and denominations of origin

The amendments bar from trademark registration signs that evoke, usurp or imitate geographical indications and denominations of origin protected under Italian or European Union law or by international agreements in force; holders of protected geographical indications and denominations of origin will be able, once the revised IIPC is in force, to oppose the registration of trademarks also in the absence of a producers’ association (consortium) recognised by the law.

Designs and models

Designs and models displayed in national or international trade shows will receive temporary protection so as to make protection under IP laws run from the date of display. The change aims to prevent the disclosure of the design or model during the trade show from destroying registrability requirements (novelty and individual character).

Inventions created in universities and research organisations

The IIPC currently provides that a researcher owns exclusive rights on the patentable invention of which he or she is the author, unless the invention is the result either of research funded privately (even only in part), or of specific research projects funded by a public body that is not the one employing the researcher.

Such provisions apply only to state-owned universities and research organisations.

The newly approved changes reverse the current situation: the university or research organisation shall hold the rights to the invention created in execution of a contract, or within an employer-employee relationship (also temporary) with a university or public research organisation, or within a research agreement between the two. Should the university or research organisation not take action for six months, the inventor shall be entitled to file a patent application in his or her own name.

Moreover, the amended provision will be applicable also to privately owned universities recognised under Italian law, to scientific institutes for research, hospital and health care (known in Italy as IRCCS) and bodies that carry out not-for-profit research activities. 

Deferred payment of patent filing fees

The changes will allow the deferment, for up to a month after the date of filing, of the payment of the filing fee for a patent application. Many national and international patent offices currently allow applicants to defer the payment of the filing fee, so the change puts an end to a competitive disadvantage for Italian patent applicants.

Enforcing IP rights at official or officially recognised trade shows

Currently the IIPC’s Article 123(3) stipulates that if products displayed at official or officially recognised trade shows are suspected of infringing IP rights, law enforcement authorities cannot immediately seize the products, but merely take down a description of them. The approved amendments repeal paragraph 3, allowing enforcement authorities to immediately seize the goods under a court order grounded on the suspicion of an infringement of IP rights.

Coexistence of European patent, European patent with unitary effect and Italian patent

Article 59 of the IIPC provides that when an Italian patent and a European patent valid in Italy (or a European patent with unitary effect) have been granted for the same invention to the inventor or to the inventor’s successor in title with the same filing or priority date, the Italian patent maintains its effects and coexists with the European patent.

Less paper, access to e-filing simplified

Amendments to Article 147 of the IIPC have scrapped the obligation for Chambers of commerce to send paper documents to the Italian Patent and Trademark Office (IPTO) and simplified access to the e-filing facility.

Appeals against IPTO decisions

The decisions of the Board of Appeals against decisions of the IPTO will be quicker, as the term for summoning the parties has been reduced from 40 to 30 days. The term of office of the board itself has been extended from 2 to 4 years.

Improvement of trademark invalidity and revocation procedure

The trademark invalidity and revocation procedure, in force since 29 December 2022 (read more here), will offer the parties involved the option of reaching a conciliation agreement within two months from the date of communication of the request, subject to verification of eligibility and admissibility requirements by the IPTO. The two-month period may be extended up to a maximum of one year, upon joint request of the parties.[:]