[:it]Parte il 29 dicembre 2022 in Italia la nuova procedura amministrativa per richiedere dinanzi all’ufficio brevetti e marchi l’accertamento della decadenza e nullità dei marchi, novità interessante che in determinate condizioni può costituire una possibile alternativa, più snella ed economica, rispetto alla via giudiziale.

Prende il via il 29 dicembre 2022 la nuova procedura che permette di richiedere la decadenza e la nullità di una registrazione italiana di marchio o della designazione dell’Italia di una registrazione internazionale di marchio in via amministrativa dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

La nuova procedura entra in vigore a seguito della pubblicazione, il 29 novembre scorso in G.U. n. 279, del Decreto 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), recante modifiche al Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale.

Si tratta di una novità di notevole rilievo che introduce in Italia un sistema alternativo, più accessibile, snello e meno costoso, alla via giudiziale, fino ad ora l’unica disponibile per ottenere la decadenza e nullità di una registrazione. Naturalmente, l’opportunità di esperire l’una o l’altra azione andrà valutata attentamente in base alle specifiche circostanze del caso di specie e del risultato che si voglia ottenere.

Questi i punti salienti della nuova procedura.

Motivi sui quali basare le azioni 

Azione per l’accertamento della decadenza

Può essere chiesto l’accertamento della decadenza di una registrazione italiana in via amministrativa, in caso di:

• • mancato uso del marchio negli ultimi cinque anni, laddove non vi siano motivi legittimi che giustifichino la mancanza di tale uso;
  • sopravvenuta volgarizzazione, ovvero laddove il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio contraddistinto o abbia perso la propria capacità distintiva, a causa dell’attività o inattività del titolare;
  • sopravvenuta ingannevolezza del marchio.

Azione per l’accertamento della nullità 

Può essere chiesto l’accertamento della nullità di una registrazione italiana in via amministrativa, nei seguenti casi in cui la registrazione abbia ad oggetto un marchio:

• • privo di carattere distintivo;
  • in violazione dei requisiti relativi ai marchi di forma di cui all’articolo 9 CPI;
  • costituito da uno stemma protetto dalle convenzioni internazionali o da uno stemma o segno che rivesta un interesse pubblico, senza l’autorizzazione dell’autorità competente;
  • contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
  • idoneo ad ingannare il pubblico;
  • escluso dalla registrazione in base alla legislazione dell’Unione Europea o dello Stato o ad accordi internazionali relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, alle menzioni tradizionali per vini, alle specialità tradizionali garantite, alle denominazioni di varietà vegetali;
  • depositato da un agente o da un rappresentante del titolare senza il consenso di quest’ultimo o senza un giustificato motivo.

Inoltre, una domanda di nullità può essere diretta nei confronti di una registrazione avente ad oggetto un marchio carente di novità in alcuni casi e, in particolare, in presenza di:

• • un marchio anteriore identico già da altri registrato in Italia o con efficacia in Italia per prodotti o servizi identici;
  • un marchio anteriore identico o simile già da altri registrato in Italia o con efficacia in Italia per prodotti o servizi identici o affini, se sussiste un rischio di confusione o associazione per il pubblico;
  • un marchio anteriore identico o simile già da altri registrato in Italia o con efficacia in Italia che goda di rinomanza, quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
  • un marchio anteriore identico o simile già notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Iter e caratteristiche della procedura

Il procedimento è simile a quello già esperibile di fronte l’EUIPO nei confronti delle registrazioni di marchio dell’Unione Europea.

Una volta presentata l’istanza di nullità o decadenza, alle parti in conflitto è assegnato un periodo di due mesi, che può essere prorogato su istanza congiunta fino al massimo di un anno, per consentire loro l’eventuale raggiungimento di un accordo di conciliazione. In assenza di un accordo, vengono assegnati, prima al titolare del marchio contestato e poi all’istante, sessanta giorni per depositare le proprie deduzioni e controdeduzioni. In tale fase, nel caso di azioni di nullità basate su di un marchio anteriore, il titolare del marchio contestato può richiedere la prova dell’uso del marchio anteriore sul quale è fondata l’azione di nullità, se quest’ultimo è registrato da oltre cinque anni.

A seguito dello scambio di memorie tra le parti, l’UIBM emette la propria decisione.

Il procedimento non dovrebbe durare più di 24 mesi, ma è fatta salva la possibilità per le parti in qualsiasi momento di richiederne congiuntamente la sospensione.

Per saperne di più

Hai domande su come agire per richiedere la nullità o la decadenza di un marchio registrato? Contattaci per informazioni.[:en]A new administrative procedure is available in Italy to obtain the invalidity or revocation of a trademark registration by applying directly to the Italian Patent and Trademark Office.

As of 29 December 2022 it is possible to request the invalidity or revocation of a trademark in Italy through a new administrative procedure before the Italian Patent and Trademark Office (IPTO).

The new procedure is in place pursuant to the publication of Decree 19 July 2022 No. 180 of the Ministry of Economic Development (now renamed Ministry of Enterprise and Made in Italy), which amends the implementing regulations of Italy’s Industrial Property Code.

Why is the new procedure important?

So far, a court action was the only way to obtain the revocation or invalidity of a trademark in Italy. The new administrative procedure is a much more accessible, fast and cheap alternative. Of course the choice between the two avenues must be made with care according to the circumstances of each case and to the objective to be achieved.

Highlights of the new procedure

Grounds for revocation

Revocation of an Italian trademark registration may be requested administratively in the following cases:

• failure to use the mark in the last five years, where there are no legitimate reasons justifying lack of use;

• genericide, where the mark has become a generic term in the trade for the product or service it is registered for, or has lost its distinctive character because of the right-holder’s actions or inaction;

• the mark has become misleading.

Grounds for invalidity

Invalidity of an Italian trademark registration may be requested administratively if the mark:

• lacks distinctive character;
• does not satisfy requirements of shape marks under Article 9 of the Italian Industrial Property Code;
• consists of an emblem protected under international conventions or by an emblem or sign of public interest, without the authorisation of the competent authority;
• is against the law, public policy or accepted principles of morality;
• is misleading for the public;
• is barred from registration under the laws of the European Union or of the State or international agreements concerning the protection of denominations of origin and geographical indications, of traditional terms for wines, of traditional specialities guaranteed and of names of plant varieties;
• has been filed by an agent or representative of the right-holder without the latter’s consent or without a justified reason.

In addition, a request for invalidity can be filed for a registration concerning a mark lacking novelty in certain cases, and in particular if the mark is:

• an earlier identical mark already registered by a third party in Italy or with validity in Italy for identical products or services;
• an earlier identical or similar trademark already registered by a third party in Italy or with validity in Italy for products or services that are identical or similar, if there is a likelihood of confusion or association for the public;
• an earlier identical or similar trademark already registered by a third party in Italy or with validity in Italy and enjoying a reputation, if use of the later trademark would, without just cause, take undue advantage of the distinctive character or renown of the earlier trademark, or would cause prejudice to them.
• an earlier identical or similar mark that is already well known as per Article 6-bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

How the procedure works

The procedure is in many ways similar to the EUIPO’s analogous procedure for trademarks of the European Union.

Once the request for invalidity or revocation is filed, the conflicting parties are given a two-month period, that can be extended up to a year by joint request of the parties, to reach a possible agreement. In the absence of an agreement, sixty days are given, first to the owner of the challenged trademark and then to the party filing the request, to file claims and counterclaims.

During this phase, in the case of an invalidity action based on an earlier trademark, the owner of the challenged trademark may request proof of use of the earlier trademark on which the invalidity action is based, if it is has been registered for more than five years.

Pursuant to the exchange of statements between the parties, the IPTO issues its decision.

Proceedings should not last more than 24 months, but parties may jointly request a suspension at any time.

Further information

Any questions on trademark invalidity or revocation in Italy? Contact us.[:]