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Territorio

Il modello di utilità conferisce protezione nell’intero territorio italiano (complessivamente Kmq 324.000, circa 60 milioni di abitanti) e nello stato di San Marino, e può essere riconosciuto nella Città del Vaticano.

Modelli proteggibili

Sono modelli di utilità proteggibili le nuove conformazioni di prodotti atte a fornire particolare comodità di applicazione o di impiego a macchine, loro parti, utensili e oggetti di uso in genere. Non sono proteggibili come modello di utilità i procedimenti di produzione, i ritrovati chimici, i circuiti elettrici/elettronici.

I modelli di utilità devono rispondere ai requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale previsti per i brevetti di invenzione.

Novità

La novità deve essere assoluta: ogni divulgazione anteriore alla presentazione della domanda di modello di utilità o alla data di priorità può rendere il modello nullo.

Attività inventiva

Una minima attività inventiva deve sussistere al momento della presentazione della domanda di modello di utilità, o alla data della priorità, per l’esperto del ramo che è a conoscenza dello stato della tecnica.

Applicazione industriale

L’oggetto del modello deve poter avere un’applicazione industriale, cioè un utilizzo nell’industria, inclusi i settori dei servizi e dell’agricoltura.

Chi può richiedere un modello di utilità

Può richiedere un modello di utilità ogni persona fisica o giuridica italiana o straniera.

Consulenti mandatari

I richiedenti possono essere rappresentati professionalmente soltanto da consulenti mandatari abilitati iscritti all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da Avvocati.

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda va effettuata in Italia presso le Camere di Commercio o presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Priorità

E’ possibile rivendicare la priorità della prima antecedente domanda di modello di utilità presentata in un altro stato membro della Convenzione di Parigi o dell’OMC entro 12 mesi dalla data di presentazione di tale prima domanda. Sono ammesse più priorità. Una prima domanda di modello in Italia può costituire diritto di priorità al momento della successiva presentazione di domande in altri paesi della Convenzione di Parigi o dell’OMC per lo stesso oggetto.

Diritti derivanti dalla domanda

Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, che generalmente avviene dopo 18 mesi dalla data di presentazione o dalla data di priorità, o precedentemente se notificata a un presunto contraffattore, il titolare di una domanda può impedire che un terzo utilizzi il modello e può, a tal fine, iniziare azioni giudiziarie nonché richiedere provvedimenti cautelari.

Esame

L’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) effettua un esame di sussistenza dei requisiti formali, ma la domanda di brevetto non è sottoposta a una ricerca di anteriorità ovvero a un esame volto ad appurare la sussistenza dei requisiti sostanziali di novità e attività inventiva.

Opposizione

Non esiste procedura di opposizione.

Concessione

Avviene entro circa 2 anni dalla presentazione della domanda, ma i diritti di esclusiva possono essere esercitati anche in pendenza della domanda (vedi Diritti derivanti dalla domanda).

Durata

Il modello di utilità ha una durata di 10 anni dalla data di presentazione della domanda.

Tassa di mantenimento

Oltre alle tasse dovute alla presentazione della domanda, deve essere pagata, alla scadenza del 1° quinquennio, una tassa di mantenimento per il 2° quinquennio.

Obbligo di uso e licenza obbligatoria

Il modello di utilità è soggetto ad obbligo di uso e licenza obbligatoria: in caso di mancato o insufficiente sfruttamento tramite produzione in Italia o importazione di paesi dell’UE o membri dell’OMC, il modello di utilità può essere oggetto di richiesta di licenza obbligatoria da parte di un terzo. Non è necessario presentare presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) prove d’uso.

Licenza, cessione, diritti di garanzia

Un modello di utilità può essere oggetto di licenza, di cessione o di diritti di garanzia.

Conversione in brevetto per invenzione e viceversa

Un modello di utilità può essere convertito in un brevetto per invenzione  (o viceversa), se l’oggetto da tutelare si dimostra tale per cui un brevetto (e viceversa, un modello di utilità) avrebbe dovuto essere richiesto al suo posto.

Conversione di un brevetto europeo in modello di utilità italiano

Un brevetto europeo che sia stato revocato, o la cui domanda sia stata respinta o ritirata, può, in determinate condizioni, essere oggetto di conversione in modello di utilità italiano.

Brevettazione alternativa

A chi deposita una domanda di brevetto per invenzione industriale è consentito presentare contestualmente una domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso in cui la domanda di brevetto per invenzione industriale non sia accolta.

Protezione doganale

La domanda o concessione danno diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il blocco alla dogana di prodotti che violano i diritti conferiti dal modello di utilità.

Accordi internazionali applicabili

Convenzione di Parigi, Convenzione sul Brevetto Europeo, PCT (Trattato di cooperazione in materia di brevetti), Accordo TRIPs-OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio).

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Territory

An Italian utility model grants protection in the entire Italian territory (for a total of roughly 324,000 square kilometers and about 60 million inhabitants) and in the State of San Marino and may be recognized in the Vatican City.

Protectable Utility Models

New shapes of products improving the usability of machines, their components, utensils and implements in general are protectable utility models. Production processes, chemical inventions and electric/electronic circuits cannot be protected as utility models.

Utility models must fulfill the same requirements of novelty, inventive step and industrial application which apply for patents.

Novelty

Absolute novelty is a requirement; any disclosure of the utility model before the application’s filing date or before the priority date can make the utility model null.

Inventive Step

Upon the filing date of the utility model application, the invention must include what is known as an inventive step: a step that an expert in the relative field, knowledgeable of the state of the art in that field, would recognize as at least minimally inventive.

Industrial Application

The utility model must have an industrial application. Such application may be in any field of industry including services and agriculture.

Priority

It is possible to claim the priority of the first, prior patent application filed in one of the other member states of the Paris Convention or World Trade Organization within 12 months running from the filing date of that first application. More than one priority is permitted. A first application for an Italian utility model may be the basis for a priority claim when subsequent applications are filed for the same model in other states party to the Paris Convention or World Trade Organization.

Who may Apply for an Italian Utility Model

Any natural or legal person of Italian or foreign nationality may apply for an Italian utility model.

Patent Attorneys

Applicants may only be represented professionally by qualified patent attorneys holding membership in the Italian Industrial Property Consultants Institute, or by attorneys-at-law.

Where to File the Application

Utility model applications may be filed in Italy with the Chambers of Commerce or with the Italian Patent and Trademark Office (IPTO).

Rights Conferred by the Application

After the publication of the patent application (which normally takes place 18 months after filing or priority date) or earlier if the application is notified to the alleged infringer, the owner of the application has the right to prevent any third party from using the invention, and bring court actions or request interlocutory injunctions to that end.

Examination

The IPTO carries out only an examination of the formal requirements of patentability. The patent application does not undergo either a priority search or an examination concerning the existence of the substantive requirements of novelty and inventive step.

Opposition

No opposition procedure exists.

Grant

Patents for utility models are granted within approximately 2 years from the filing date of the application. However, exclusive rights can be exercised also pending the grant (see Rights Conferred by the Application).

Duration

Utility models have a duration of 10 years following filing date.

Maintenance Fee

In addition to the filing fee, at the end of the first 5 years, a maintenance fee must be paid for the next 5-year period.

Use Requirements and Compulsory Licensing

Italian utility models are subject to use requirements and compulsory licensing: if a utility model is not worked or is worked insufficiently in production in Italy or importation from European Union or World Trade Organization member states, third parties may request a non exclusive compulsory license on the model. It is not necessary to file proof of working at the IPTO. The utility model expires if it is not used within 2 years of the grant of the compulsory license. The compulsory license may be revoked if the circumstances which gave rise to it cease to exist and are unlikely to recur.

Licensing, Assignment, Rights of Security

Licensing and assignment of utility models is allowed. Utility models may also be used as rights of security.

Conversion of a Utility Model into an Invention Patent and Vice Versa

Conversion of a utility model into an invention patent and vice versa may be requested if the protected subject matter proves to be more suitable for an invention patent (or vice versa, for a utility model).

Conversion of a European Patent into an Italian Utility Model

Conversion of a European patent into an Italian utility model is possible, under certain conditions, when a European patent has been revoked, or when a European patent application has been rejected or withdrawn.

Alternative patenting

Upon filing an invention patent, the applicant may also file an application for a utility model patent, that can be asserted in the event that the invention patent application is not allowed.

Customs Protection

A granted utility model or a utility model application give the owner the right to request customs protection, involving the detention of counterfeit products at customs.

Applicable International Agreements

The Paris Convention, the European Patent Convention, the Patent Cooperation Treaty and the World Trade Organization TRIPs Agreement (World Trade Organization members).

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