[:it]Il Tribunale UE conferma che è consentita la registrazione di una denominazione geografica come marchio dell’Unione Europea se la denominazione geografica non è nota presso il pubblico interessato o quantomeno è sconosciuta come designazione di un luogo geografico.

La società di produzione di acqua minerale Devin AD è titolare del marchio dell’Unione Europea per il marchio denominativo DEVIN, registrato per bevande non alcoliche.

Devin è anche il nome di una città termale della Bulgaria.

Immagine pubblicitaria dell’acqua minerale Devin

Nel luglio del 2014 la Camera di Commercio e Industria di Haskovo (Bulgaria) aveva richiesto una dichiarazione di nullità della registrazione del marchio DEVIN.

L’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) aveva accolto la richiesta e dichiarato pronunciato la nullità del marchio contestato.

La decisione era fondata sull’Art. 7, comma 1, lettera c, del Regolamento UE 207/2009 che esclude dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

l’EUIPO ha ritenuto che una percentuale significativa di consumatori UE anche fuori dalla Bulgaria conosca la cittadina Devin proprio per sue acque termali e quindi il marchio DEVIN è privo di distintività, essendo un’indicazione della provenienza geografica di tali prodotti.

Devin AD ha presentato ricorso e con sentenza del 25 ottobre 2018 nel procedimento T-122/17 il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato la decisione dell’EUIPO, essenzialmente perché l’EUIPO non aveva dimostrato che la denominazione geografica Devin era nota al pubblico interessato in quanto designazione di un luogo.

Per il Tribunale, infatti, in Bulgaria DEVIN è diffusamente conosciuto come marchio, perché divenuto distintivo attraverso l’uso da parte del suo titolare, mentre fuori dai confini bulgari la percentuale di consumatori che conoscono la città di Devin e la associano alle acque minerali è molto ridotta; agli occhi del consumatore UE non bulgaro DEVIN costituisce quindi un nome di fantasia.

Il Tribunale ha inoltre fatto notare che secondo le norme e la giurisprudenza europee, la registrazione del termine DEVIN come marchio per bevande non alcoliche consente comunque l’uso della denominazione geografica Devin per la promozione della città come destinazione turistica. Dunque, l’interesse generale nel preservare la disponibilità della denominazione geografica Devin può essere tutelato anche in presenza di una registrazione di marchio.

La sentenza ha quindi confermato che ai sensi delle norme sui marchi dell’Unione Europea è consentita la registrazione come marchio di una denominazione geografica che non sia nota presso il pubblico interessato o che quantomeno sia sconosciuta in quanto designazione di un luogo geografico.

Per informazioni

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Mineral water manufacturer Devin AD is the holder of a European Union trademark registration for the word mark DEVIN covering non-alcoholic drinks.

Devin is also the name of a spa town in Bulgaria.

An advertisement for Devin mineral water

In July 2014, the Chamber of Commerce and Industry of Haskovo (Bulgaria) filed an application requesting that the DEVIN trademark registration be declared invalid.

The European Union Intellectual Property Office (EUIPO) upheld the request and declared the mark invalid in its entirety.

The decision was based on Article 7 (1) c of EU Regulation 207/2009 barring from registration “trademarks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service”.

EUIPO had found that a significant percentage of EU consumers, also outside Bulgaria, knew the town of Devin for their thermal waters, and that the DEVIN trademark was therefore void of distinctive character inasmuch as it was an indication of the geographical origin of that product.

Devin AD appealed to the General Court of the European Union, which annulled the EUIPO’s decision in judgement of 25 October 2018 in case T-122/17 essentially on the grounds that EUIPO had failed to show that the geographical denomination Devin was known to the relevant public as the designation of a geographical location.

According to the General Court, in Bulgaria DEVIN is a widely known trademark that has acquired distinctiveness through use by its owner, whereas outside the Bulgarian borders the percentage of consumers who know the town of Devin and associate it with mineral waters is much lower; in the eyes of a non-Bulgarian consumer of the EU, DEVIN is therefore a fictitious name.

Moreover, the General Court noted that under European Union law and case law the registration of the word DEVIN as a trademark for non-alcoholic drinks does not bar the use of the name Devin for the purpose of promoting the town as a tourist destination. Therefore the general interest in keeping the Devin geographical name available can be protected without cancelling the trademark.

The Devin decision has therefore confirmed that EU trademark law does not preclude the registration as a trademark of a geographical name which is unknown in the circles concerned or, at the very least, unknown as a designation of a geographical place.

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