[:it]Le norme penali in materia di contraffazione si applicano ai marchi delle squadre di calcio, anche nel caso di falsi grossolani: lo ribadisce la Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione ha confermato che i marchi delle squadre di calcio sono tutelabili, e chi li falsifica è perseguibile penalmente anche nel caso in cui la contraffazione non sia tale da trarre in inganno i consumatori.

Dovrà quindi fare marcia indietro il Tribunale di Lodi, che aveva annullato un provvedimento di sequestro riguardante oltre 2.600 magliette contraffatte di diverse squadre di calcio italiane ed estere, fra le quali Juventus, Inter, Milan e Roma.

Il sequestro era stato disposto dal pubblico ministero in base all’articolo 474 del Codice Penale, che punisce chiunque introduca nel territorio italiano prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Il tribunale aveva annullato il sequestro sostenendo essenzialmente che il nome di una squadra di calcio non potrebbe essere considerato come marchio tutelato dall’articolo 474, perché le squadre di calcio nascerebbero come associazioni senza scopo di lucro e perché i nomi delle squadre di calcio, coincidenti spesso con i nomi delle città o regioni in cui giocano, non avrebbero i requisiti di originalità e novità indispensabili per la registrazione dei marchi.

Secondo il tribunale inoltre i marchi sulle magliette sequestrate presentavano delle differenze tali rispetto ai marchi originali da escludere l’applicabilità delle norme penali sulla contraffazione e, in ogni caso, andavano considerati “volgarizzati”.

La Corte di Cassazione sez. V penale, con la sentenza n. 33900 del 19 luglio 2018, ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Lodi.

La corte ha osservato innanzitutto che le società sportive vanno considerate imprese a tutti gli effetti. Infatti, già dal 1996 le società sportive professionistiche possono perseguire lo scopo di lucro non solo nell’attività sportiva ma anche nelle attività connesse quali la vendita dei diritti, di spazi pubblicitari e di prodotti di merchandising.

In secondo luogo la corte ha ribadito, facendo riferimento alla propria giurisprudenza, che anche il marchio contenente il nome di una città o di una regione può essere registrato, a condizione che il marchio non svolga una funzione meramente descrittiva e abbia acquisito capacità distintiva anche grazie all’uso del segno. In ogni caso, i marchi delle squadre di calcio in questione sono pienamente tutelabili in quanto molto noti presso il pubblico e di certo non volgarizzati.

Sull’aspetto delle differenze fra i marchi sulle magliette contraffatte rispetto ai marchi originali, la sentenza sottolinea innanzitutto che l’articolo 474 del Codice Penale punisce non solo la contraffazione ma anche l’alterazione del marchio, ovvero la sua riproduzione solo parziale ma tale da indurre confusione fra l’originale e il falso.

La corte ha poi confermato che in qualsiasi caso le norme penali sul falso tutelano la fiducia del cittadino nei marchi e negli altri segni distintivi, quindi si applicano anche nel caso in cui il consumatore non venga tratto in inganno, ad esempio perché il falso è troppo grossolano o perché le modalità di vendita facciano escludere che si tratti di un prodotto originale.

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The Italian Supreme Court (SC) has confirmed that the names and emblems of soccer clubs may be registered as trademarks, and criminal laws against infringement are applicable regardless of whether the infringing goods can be mistaken for original products or not.

The court upbraided the District Court of Lodi (DC) for annulling an order of seizure concerning over 2,600 counterfeit t-shirts of Italian and foreign soccer clubs including Juventus, Inter, Milan and Roma.

The seizure had been ordered by a public prosecuter under Article 474 of the Italian Criminal Code, that prohibits the introduction into the state’s territory of industrial products bearing counterfeit or altered trademarks or other distinguishing signs, both Italian or foreign.

The DC had annulled the order finding that the name of a soccer club was not to be considered eligible for trademark protection under Article 474 because soccer clubs – according to the court – are stablished as not-for-profit associations and because soccer club names, often coinciding with the names of cities or regions in which they play, are devoid of the originality and novelty required for registration as a trademark.

According to the DC, moreover, the trademarks on the seized t-shirts showed differences from the originals such as to rule out the applicability of criminal provisions on counterfeiting, and in any case the trademarks had become genericized.

In its decision No. 33900 of 19 July 2018 the SC annulled the order of the DC.

The SC cleared preliminarily that soccer clubs are to be considered enterprises for all purposes. Since 1996 professional sports clubs may pursue profit not only with sports activities but also with related activities such as the sale of rights, advertising opportunities and merchandising products.

Secondly, the SC referred to its own case law to confirm that trademarks that include the name of a city or region may be registered upon condition that the sign is not merely descriptive and has acquired distinctiveness also through use. In any case, soccer club trademarks are fully eligible for protection since they are well known to the public and are certainly not to be considered genericized.

As for the differences between the trademarks reproduced on the t-shirts and the originals, the SC’s decision points out that Article 474 of the Italian Criminal Code sanctions not only the counterfeiting but also the alteration of the trademark, including any partial reproduction able to cause confusion between the original and the fake.

In any case, the SC has also confirmed that criminal provisions on couterfeiting aim to protect the public’s trust in trademark and other distinctive signs, and are therefore applicable also when the consumer is not misled – for instance, because the fake is too rough or because the sale modality is such as to rule out that the product may be mistaken for an original.[:]