[:it]Quando una richiesta di annullamento di un marchio dell’Unione Europea è fondata su un marchio nazionale originato da un marchio dell’Unione Europea, il periodo di tolleranza di cinque anni durante il quale il titolare del marchio anteriore non è obbligato a dimostrare l’uso effettivo del marchio decorre a partire dalla data di registrazione del marchio dell’Unione Europea, non del marchio nazionale originato dalla conversione. Lo stesso dovrebbe valere, in linea di principio, nel caso di richiesta di prova d’uso in un procedimento di opposizione.  

La società austriaca Eumedics Medizintechnik Handels-und Marketingges.m.b.H. aveva richiesto, il 16 settembre 2013, l’annullamento del marchio dell’Unione Europea qui riprodotto, di proprietà della società italiana Eumedica s.r.l., produttrice di articoli ortopedici.

La richiesta di annullamento della registrazione si basava, fra l’altro, su due registrazioni nazionali -una tedesca, l’altra austriaca – per il marchio denominativo EUMEDICS.

Il richiedente sosteneva l’esistenza di un rischio di confusione fra il marchio EUMEDICS e il marchio Eumedica sport

La Divisione di Annullamento (DA) dell’Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha presentato la propria decisione nel caso 9896 C il 26 gennaio 2018.

Il caso, in cui la società Eumedica s.r.l. è stata rappresentata da Società Italiana Brevetti, è importante dal punto di vista dell’applicazione delle norme sulla prova dell’uso effettivo del marchio.

La prova d’uso effettivo del marchio secondo la normativa UE

Ai sensi dei commi 2 e 3, articolo 64, del Regolamento UE 2017/1001 (Regolamento sul marchio dell’Unione Europea), il titolare di un marchio dell’Unione Europea che sia oggetto di una richiesta di annullamento può chiedere che il titolare del marchio anteriore fornisca la prova che durante i cinque anni precedenti la data della domanda di dichiarazione di nullità il marchio anteriore sia stato oggetto di uso effettivo nel territorio e per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato.

Il marchio anteriore è soggetto all’obbligo di prova d’uso (o di dichiarare motivi legittimi per un mancato uso) solo se alla data della richiesta di annullamento il marchio è stato registrato per almeno cinque anni.

In mancanza di tale prova, la richiesta di annullamento è respinta.

La conversione del marchio dell’Unione Europea in marchi nazionali

La conversione di un marchio dell’Unione Europea è il processo tramite il quale una domanda o registrazione di marchio dell’Unione Europea viene trasformata in una o più domande di registrazione nazionali.

Se un marchio dell’Unione Europea cessa di esistere, può essere convertito in marchi nazionali degli stati membri dell’Unione Europea e mantenere la data di deposito (o la data di priorità, se del caso) del marchio dell’Unione Europea.

Una decisione senza precedenti sulla prova d’uso in un procedimento di annullamento

Due registrazioni nazionali di marchio sulle quali, fra l’altro, si fondava la richiesta di annullamento del marchio EUMEDICA erano in effetti il frutto della conversione di un marchio dell’Unione Europea in marchi nazionali (uno austriaco, l’altro tedesco), avvenuta in seguito all’annullamento parziale della registrazione UE.

Le date di registrazione dei due marchi nazionali originati dalla conversione risultavano essere rispettivamente il 18 febbraio 2014 e il 19 maggio 2014.

Nonostante ciò Società Italiana Brevetti aveva richiesto ugualmente la prova d’uso effettivo dei due marchi sottolineando che le due registrazioni nazionali derivavano appunto dalla conversione di un marchio dell’Unione Europea anteriore, la cui registrazione era stata concessa il 31 agosto 2004, e che era questa la data di registrazione da prendere in considerazione e non quelle dei due marchi nazionali derivanti da conversione.

La DA ha fatto riferimento all’articolo 139 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea, ai sensi del quale la data di deposito o di priorità del marchio dell’Unione Europea soggetto a conversione viene preservata e diviene la data di deposito o di priorità delle domande nazionali.

La DA ha inoltre citato la decisione nel caso R1313/2006-G “cardiva” in cui la Camera Allargata dell’EUIPO aveva ritenuto che un’opposizione fondata su una domanda anteriore di marchio dell’Unione Europea può essere mantenuta sulla base delle registrazioni di marchio derivanti da conversione della domanda di marchio dell’Unione Europea; tuttavia, secondo la DA “la conversione di un marchio dell’Unione Europea in registrazioni nazionali non implica che il richiedente possa beneficiare di un nuovo periodo di 5 anni di tolleranza a partire dalla data di registrazione a livello nazionale”.

Nel caso di specie, il marchio dell’Unione Europea convertito era stato registrato il 31 agosto 2004; pertanto rientrava nell’obbligo di prova d’uso effettivo nei cinque anni precedenti alla data della domanda di annullamento, dal momento che il quinquennio di tolleranza, decorrente dalla data di registrazione, era già scaduto al 16 settembre 2013, data della richiesta di annullamento del marchio Eumedica Sport.

La DA ha dunque preso la decisione senza precedenti di considerare ammissibile una richiesta di prova d’uso effettivo fondata sulla data di registrazione di un marchio dell’Unione Europea convertito che aveva originato i marchi nazionali sui quali era fondata la domanda di annullamento.

Il titolare del marchio EUMEDICS non ha presentato alcuna prova d’uso, o alcun motivo legittimo per mancato uso.

La richiesta di annullamento è dunque stata respinta, e la registrazione del marchio dell’Unione Europea del nostro cliente non ha subito alcuna conseguenza.

Di fronte a una richiesta di annullamento è sempre bene porre attenzione alle registrazioni nazionali: se derivano dalla conversione di un marchio dell’Unione Europea, sono più vecchie di quanto possono sembrare a prima vista!

Inoltre il ragionamento seguito dalla DA dovrebbe valere, in linea di principio, anche per una richiesta di prova d’uso del marchio anteriore in un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio ai sensi dei commi 2 e 3, articolo 47, del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea.

Per informazioni

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An application for a declaration of invalidity concerning the European Union trademark (EUTM) registration for the sign reproduced here, owned by the Italian orthopedic product manufacturer Eumedica s.r.l.

was filed on 16 September 2013 by the Austrian company Eumedics Medizintechnik Handels-und Marketingges.m.b.H. on the basis of, inter alia, two national trademarks, one Austrian and one German, for the word mark EUMEDICS.

The applicant argued that there was a likelihood of confusion between the marks.

The Cancellation Division (CD) of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) issued its decision in case 9896 C on 26 January 2018.

The case, in which Società Italiana Brevetti represented the owner of the contested EUTM, is important from the point of view of the application of rules on proof of use requirement under EUTM law.

Proof of use of the earlier trademark under European Union law

Under Article 64 (2) and (3) of EUTM Regulation 2017/1001(EUTMR), the owner of a EUTM subject to a request for invalidity may request the owner of the earlier trademark to prove that during the five-year period before the date of the request for invalidity the earlier trademark was put to genuine use in the territory and for the goods and services for which it is registered.

The earlier mark is subject to the obligation of proof of use (or of proper reasons for non-use) only if it has been registered for at least five years at the date of the invalidity request.

If no proof is supplied, the invalidity request is rejected.

Conversion of a EUTM into national trademarks

Conversion is the process of turning a EUTM application or registration into one or more national applications.

If a EUTM ceases to exist, it can be converted into national trademarks in European Union member states that enjoy the filing date or, if any, the priority date of the EUTM.

An unprecedented decision on proof of use in invalidity proceedings

The two national trademark registrations on which the request for invalidity of the EUMEDICA mark was inter alia based had actually been converted from a EUTM to national trademarks (one Austrian, one German) after the European Union registration was itself partly cancelled.

The dates of the national registrations of the two national trademarks originating from conversion were 18 February 2014 and 19 May 2014 respectively.

We requested proof of use of these trademarks nonetheless, stressing that the two national registrations derived from the conversion of an earlier EUTM that had been granted registration on 31 August 2004, so that this had to be the registration date to be taken into consideration, not those of the two national registrations originating from conversion.

The CD referred to Article 139 EUTMR that states that the filing or the priority date of the converted EUTM is preserved and becomes the filing or priority date of the national applications.

The CD further cited case R1313/2006-G “cardiva”, in which the Grand Board of EUIPO held that an opposition based on an earlier EUTM application can be maintained on the basis of material trademark registrations resulting from conversion of the EUTM application; however, according to the CD “the conversion of a EUTM into national registrations should not imply that the applicant benefits from a new 5-year grace period starting with the registration date under national laws.”

In the case at issue, the EUTM which was later converted was registered on 31 August 2004, and therefore fell under the obligation of proof of use in the five years before the date of the invalidity request, since the five-year grace period running from the date of registration had expired when the request for cancellation was filed, on 16 September 2013.

The CD thus took the unprecedented decision of deeming admissible a request for proof of use based on the date of registration of a converted EUTM that had originated the national trademarks on which the request for invalidity was based.

The owner of the EUMEDICS trademark did not submit any evidence of use, or submit proper reasons for non-use.

The request for invalidity of was therefore rejected, with no effects on our client’s EUTM registration.

So, when dealing with invalidity requests, always examine national trademark registrations closely: if they originate from the conversion of a European trademark registration, they are actually older than they look on first sight! Moreover, the same reasoning should apply also to proof of use requested in opposition proceedings according to Article 47 (2) and (3) EUTMR.[:]