[:it]MARCHIO UE – GIURISPRUDENZA

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Simba Toys nega di fatto la validità del marchio tridimensionale per il “cubo di Rubik”: le norme UE escludono la registrazione di forme che abbiano una funzione tecnica, anche se questa non è percepibile dalla rappresentazione grafica del marchio inclusa nella domanda di registrazione.

La Seven Towns, società che sviluppa giochi, è titolare di una registrazione di marchio dell’Unione Europea per la rappresentazione grafica (vedi sotto) del rompicapo noto al pubblico come “Cubo di Rubik”. La registrazione copre “puzzle tridimensionali” nella Classe 28.

La concorrente Simba Toys aveva presentato una domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio che era stata rigettata dalla Divisione di annullamento dell’EUIPO, decisione confermata dalla Commissione di ricorso dell’EUIPO.

Dopo una ulteriore decisione sfavorevole del Tribunale dell’Unione Europea (il Tribunale), la Simba Toys aveva adito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CG), sostenendo che il Tribunale avesse applicato erroneamente la norma UE che esclude dalla registrazione i segni composti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) del Regolamento UE n. 40/94).

Secondo la ricorrente il Tribunale aveva ritenuto la norma in questione non applicabile al marchio registrato della Seven Towns essenzialmente in base a due assunti infondati: il primo è che la norma possa applicarsi solo se un risultato tecnico può essere dedotto dalla rappresentazione grafica del marchio; il secondo è un’interpretazione troppo restrittiva di “risultato tecnico”, la quale ha portato il Tribunale a concludere che la struttura a griglia sulle facce del cubo non abbia una funzione tecnica.

Con la sentenza nella causa C-30/15 P del 10 novembre 2016 la CG ha annullato sia la sentenza del Tribunale che la precedente decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO.

La CG ha ritenuto che il Tribunale avesse adottato un’interpretazione eccessivamente restrittiva dei criteri per valutare l’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii) del Regolamento UE n. 40/94, ritenendo che la valutazione debba fondarsi essenzialmente sulla rappresentazione grafica della forma registrata come marchio, senza necessariamente prendere in considerazione elementi supplementari che un osservatore oggettivo non sarebbe in grado di dedurre dalla rappresentazione – come ad esempio la capacità di rotazione degli elementi individuali degli elementi del cubo.

Secondo la CG, né il fatto che il marchio contestato sia stato registrato per «puzzle tridimensionali» in generale (ossia senza limitarsi a quelli con capacità di rotazione), né il fatto che la domanda di registrazione non specificasse che la forma in esame era capace di rotazione, impediva al Tribunale di prendere in esame la funzione tecnica del prodotto concreto rappresentato.

Infine, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la funzionalità delle caratteristiche essenziali del segno, ovvero il cubo e la struttura a griglia su ciascuna faccia del cubo, al fine di impedire al titolare del marchio di estendere la tutela conferita dalla registrazione a ogni tipo di puzzle di forma simile, indipendentemente dalle sue modalità di funzionamento.[:en]EUROPEAN UNION TRADEMARK – CASE LAW

The Court of Justice of the European Union has ruled against the validity of the “Rubik’s cube” 3-D trademark: shapes cannot be registered in the EU if they have a technical functionality, even if these are not apparent in the trademark representation included in the application.

Seven Towns, a toy and game company, owns a EU 3-D trademark registration for the graphic representation (see below) of the what is well known to the general public as “Rubik’s cube”. The registration covers “Three-dimensional puzzles” in Class 28.

Competitor Simba Toys filed an application for a declaration of invalidity of the 3-D trademark registration, that was rejected by the Cancellation Division of the EUIPO, a decision confirmed by the Board of Appeal of the EUIPO.

After an unsuccessful appeal to the General Court of the European Union (GC), Simba Toys took the case before the Court of Justice of the European Union (CJ), claiming that the GC’s decision had incorrectly applied Article 7(1)(e)(ii) of EU Regulation No 40/94, that excludes from registration signs consisting exclusively of the shape of goods which is necessary to obtain a technical result.

In the appellant’s view, the GC had erred in holding that the above provision did not apply to the trademark registration at issue, in essence for two reasons: it had found that the provision can be applied only if a technical result can be inferred from the representation of the mark; it had interpreted the notion of  “technical result” too narrowly, taking the view that the grid structure on the surfaces of the cube had no technical function.

The CJ issued its decision in case C-30/15 P on 10 November 2016, setting aside the judgment of the GC and annulling the decision of the EUIPO’s Board of Appeal.
The CJ found that the GC had interpreted too narrowly the criteria for assessing the applicability of Article 7(1)(e)(ii) of EU Regulation No 40/94, in that it took the view that such an assessment must be based essentially on the graphical representation of the shape registered as a trademark, without necessarily taking into consideration any additional circumstances that cannot immediately be inferred from the representation – such as the rotating capability of elements of the cube.

The CJ adds that the GC was not precluded from examining the technical function of the object represented in the trademark application by the fact that the mark was registered in general for 3-D puzzles – with no reference to rotating ones – nor by the fact that the rotating capability was not described in the trademark application.

Finally, the GC should have examined the functionality of the essential characteristics of the sign, namely the cube and grid structure on each face of the cube, in order to prevent the mark’s owner from broadening the scope of the protection arising from the registration to cover every type of puzzle with a similar shape, regardless of the principles by which it functions.[:]