[:it]La sentenza del Tribunale UE nel caso Glashütte, che ha esteso direttamente al mondo virtuale la distintività di un marchio, si inserisce nel contesto di una chiara evoluzione della giurisprudenza in materia di marchi dell’Unione europea; cosa significa in termini di strategia di tutela del marchio?

L’11 dicembre 2024 il Tribunale dell’Unione europea ha emesso una sentenza particolarmente interessante nella causa T-1163/23, in cui sostanzialmente si afferma che la distintività del marchio in relazione a prodotti nel mondo fisico può rimanere la stessa anche per i medesimi prodotti nel mondo virtuale. 

I fatti

La società Glashütter deposita una domanda di registrazione in tutta l’Unione europea del marchio figurativo qui riprodotto; nella domanda sono elencati i prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione, tutti relativi al settore dell’orologeria nelle classi 9, 35 e 41, fra i quali prodotti e servizi virtuali quali gli orologi e accessori digitali utilizzabili in ambienti online o mondi virtuali e vari servizi di vendita e intrattenimento virtuale riguardanti prodotti di orologeria.

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e la sua Commissione dei Ricorsi respingono la domanda sia in prima che in seconda istanza, con la motivazione che il marchio è privo di “carattere distintivo” poiché associato dal pubblico di riferimento alla città tedesca di Glashütte, rinomata per le numerose manifatture di orologeria di alta qualità.

Il marchio richiesto sarebbe percepito come una semplice indicazione di provenienza del prodotto e non permetterebbe al pubblico di distinguere l’origine commerciale dei prodotti e servizi.

La Glashütter presenta nuovamente appello dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, sostenendo che nel mondo virtuale la città di Glashütte non gode di alcuna reputazione nel settore degli orologi, che il pubblico degli orologi reali differisce da quello degli orologi virtuali e che la notorietà della città di Glashütte nel settore dell’orologeria non è pertanto trasferibile al mondo virtuale.

La decisione del Tribunale UE

Secondo la sentenza dell’11 dicembre 2024, in presenza di determinate condizioni da valutare caso per caso il pubblico di riferimento può percepire il marchio per prodotti e servizi virtuali nello stesso modo in cui percepisce il marchio per i corrispondenti prodotti e servizi reali.

Nel caso in questione il pubblico, esposto al marchio “Glashütte ORIGINAL” per prodotti e servizi virtuali nel settore dell’orologeria, percepirebbe le stesse sensazioni positive riguardo la qualità e l’autenticità dei prodotti e servizi reali, operando una logica estensione della reputazione della città di Glashütte nel settore dell’orologeria.

Commento

La sentenza è interessante poiché afferma che la capacità distintiva di un marchio non è limitata ai prodotti e servizi fisici ma può essere estesa ai prodotti e servizi che li emulano nel mondo virtuale, a prescindere dalle valutazioni circa la differenza fra prodotto reale e virtuale.

La decisione si inserisce, in realtà, in un processo di evoluzione della posizione dell’EUIPO e della giurisprudenza dell’Unione europea, che si sta adeguando al dato di fatto che i prodotti reali sono sempre più spesso riprodotti nel mondo virtuale.

Ovviamente in base a questo principio anche la distintività del marchio nel mondo fisico può rimanere inalterata nel mondo virtuale, nell’ambito dei medesimi prodotti e servizi.

Il rischio da evitare è dunque che si seguano logiche diverse nella scelta di nuovi marchi per il mondo virtuale, discostandosi dai principi cardine nella tutela dei marchi per prodotti e servizi per il mondo fisico.

Parallelamente, è sempre opportuno evitare che prodotti digitali recanti il marchio di un terzo, inseriti ad esempio in videogiochi e/o metaversi, possano entrare in conflitto con marchi che caratterizzano i medesimi prodotti nel mondo reale.

In termini di strategia di tutela, può essere opportuno per i titolari di marchio valutare l’opportunità di monitorare il deposito di domande di marchi potenzialmente in conflitto tenendo conto dei prodotti e servizi di interesse sia reali che virtuali.

Grazie a Carlo Lamantea per aver contribuito a questa notizia.

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Articoli – Come tutelare nel metaverso prodotti già noti nel mondo reale?[:en]The decision of the EU’s General Court in the Glashütte case has directly extended the distinctiveness of a trademark to the virtual world, in the context of a clear evolution of European Union trademark case law; what does this mean in terms of trademark protection strategy?

On 11 December 2024, the General Court of the European Union (GCEU) issued an interesting ruling in case T-1163/23, essentially stating that the distinctive character of a mark in relation to products in the physical world can be the same for the corresponding products in the virtual world.

Facts in the case

The Glashütter company filed an application for registration of a European Union trademark for the figurative mark reproduced; the application listed the products and services for which trademark registration was requested, all relating to the watchmaking sector in classes 9, 35 and 41, and including virtual products and services such as watches and digital accessories to be used in online environments or virtual worlds, as well as various virtual sales and entertainment services concerning watchmaking products.

The European Union Intellectual Property Office (EUIPO) and its Board of Appeal rejected the application both in first and second instance, on the ground that the mark lacks “distinctive character” because it is associated by the relevant public with the German town of Glashütte, renowned for its numerous high-quality watchmakers.

The requested trademark would therefore be perceived as a mere indication of the origin of the product and would not allow the public to distinguish the commercial origin of the products and services.

Glashütter filed a further appeal with the GCEU, arguing that in the virtual world the town of Glashütte has no reputation for watchmaking, that the relevant public for real-world watches differs from the relevant public for virtual watches and that the reputation of the town of Glashütte in the watchmaking sector is therefore not transferable to the virtual world.

The General Court’s ruling

According to the ruling of 11 December 2024, in the presence of certain conditions to be assessed on a case-by-case basis the relevant public can perceive the trademark for virtual products and services in the same way as it perceives the trademark for the corresponding physical products and services.

In the case at hand, the public, exposed to the “Glashütte ORIGINAL” brand for virtual products and services in the watchmaking industry, would perceive the same positive feelings regarding the quality and authenticity of physical products and services, as a logical extension of the reputation of the town of Glashütte for watchmaking.

Comment

The ruling is interesting because it states that a trademark’s distinctive capability is not limited to physical products and services but can extend to products and services that emulate them in the virtual world, regardless of assessments of the difference between real and virtual products.

The decision should be read as part of a gradual evolution of the EUIPO’s position and of the case law of European Union courts, that are adapting to the fact that real-world products are increasingly reproduced in the virtual world.

Obviously, based on this principle, a trademark’s distinctiveness in the physical world can be no different for the same products and services in the virtual world.

The risk to be avoided is that a different reasoning is followed in the choice of new trademarks for the virtual world, departing from the key principles governing the protection of trademarks for products and services for the physical world.

At the same time, it is always advisable to prevent digital products bearing a third-party trademark, for example included in video games and/or metaverses, from coming into conflict with trademarks that distinguish the same products in the real world.

In terms of trademark protection strategy, it may be advisable for trademark owners to take into account both real and virtual products and services of interest when monitoring new filings of potentially conflicting trademark applications.

Thanks to Carlo Lamantea for contributing to this news item.

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