[:it]La sentenza della Corte di Cassazione nel caso Tic Tac conferma che la registrazione del packaging come marchio di forma offre una valida difesa dai tentativi di contraffazione e concorrenza sleale.

Il marchio di forma Tic Tac registrato dalla Ferrero come marchio dell’Unione Europea.

La prima sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata il 28 aprile 2023, con decisione pubblicata l’11 maggio 2023, nel ricorso riguardante la disputa fra la società Ferrero S.p.A. (la Ferrero) e la società Mocca Spol. S.R.O (la Mocca). La sentenza sottolinea il valore della registrazione del packaging nella difesa del marchio.

Le precedenti sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello di Torino sul merito della lite avevano già stabilito che la commercializzazione in Italia da parte della Mocca di confezioni di confetti contraddistinti dal marchio “Bliki” aveva violato i marchi di forma (c.d. marchi tridimensionali) detenuti dalla Ferrero sulle confezioni dei confetti con il marchio “Tic Tac”, e costituiva inoltre un atto di concorrenza sleale.

Mocca aveva presentato ricorso contro la sentenza di appello dinanzi alla Corte di Cassazione in base a numerose motivazioni, tutte considerate dalla corte o inammissibili oppure infondate.

In una delle motivazioni in particolare, la Mocca sosteneva che il marchio di forma detenuto dalla Ferrero per la confezione dei confetti “Tic Tac” non sarebbe tutelabile a norma di legge innanzitutto in quanto costituito esclusivamente da una forma funzionale, ovvero di una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, e in secondo luogo perché tale forma darebbe un “valore sostanziale al prodotto”, ovvero sarebbe una caratteristica che modifica l’identità di un prodotto aumentandone il valore.

I giudici supremi hanno ribadito che per quanto riguarda le norme applicabili in materia di marchi, per “forma necessaria” si intende la forma indispensabile ad ottenere un risultato funzionale; nel caso di specie la forma della confezione oggetto della registrazione del marchio tridimensionale detenuta dalla Ferrero non è l’unica forma che possa adempiere alla funzione di contenere i confetti, dunque non è necessaria, né conferisce un valore sostanziale al prodotto; pertanto la confezione “Tic Tac” Ferrero è tutelabile come marchio.

La corte ha inoltre sottolineato come la forma della confezione “Tic Tac”, proprio perché non è l’unica forma idonea a contenere confetti, permette ai consumatori di distinguere la provenienza del prodotto, ovvero possiede quel “carattere distintivo” che è uno dei requisiti per la registrabilità del marchio.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite; la Mocca non potrà dunque più commercializzare in Italia il prodotto “Bliki” nelle confezioni contestate, pena il pagamento di una penale per ogni confezione venduta dopo il termine fissato dalla sentenza.

Da notare che la decisione ribadisce il ruolo fondamentale della registrazione del packaging come marchio nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale particolarmente nel settore alimentare, caratterizzato da un mercato molto affollato nel quale le confezioni svolgono un ruolo decisivo nell’orientare il consumatore, ma sono anche facilmente imitabili.

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The box registered EU-wide by Ferrero as a shape mark.

The first civil section of the Italian Supreme Court issued a ruling on 28 April 2023, published on 11 May 2023, in proceedings between Italy’s Ferrero S.p.A. (Ferrero) and Polish company Mocca Spol. S.R.O. (Mocca).

The District Court, and later the Court of Appeal, of Turin had already ruled that the sale in Italy by Mocca of boxes of mints bearing the “Bliki” trademark had not only infringed the shape marks held by Ferrero for the boxes of its “Tic Tac” mints, but also amounted to unfair competition.

Mocca appealed the decision of the Turin Court of Appeal before the Italian Supreme Court on several grounds, all of which the higher court struck down as either inadmissible or unfounded.

In one of the pleas in particular, Mocca maintained that the shape mark owned by Ferrero for the box for “Tic Tac” mints was not registrable under current trademark law, firstly because the shape was functional, and secondly because the shape of the box added “substantial value” to the product, changing the product’s identity and increasing its value.

The Supreme Court’s ruling confirmed that as far as applicable trademark law is concerned, a “functional shape” is a shape that is indispensable for obtaining a functional result; in the case at issue, the shape of the box for which Ferrero holds trademark rights is not the only possible shape fulfilling the function of packaging mints, therefore it is neither “functional” nor does it confer substantial value to the product; the court concluded that Ferrero’s trademark registration for the “Tic Tac” box is valid.

The decision also pointed out that it is precisely because the shape of the “Tic Tac” box is not the only possible shape for a box of mints, that such a shape allows consumers to distinguish the origin of the product; the box therefore possesses “distinctive character”, which is a requirement for trademark registration.

The Supreme Court rejected the appeal entirely and ordered the appellant to bear the expenses; Mocca will therefore no longer be able to sell in Italy its “Bliki” product in the contested box, and a penalty is to be applied for each box sold after the date set by the court.

The ruling confirms the crucial importance of registering packaging as a trademark to fight counterfeiting and unfair competition especially in the food sector, a particularly crowded market where packaging is decisive in guiding consumers but is also very easy to imitate.

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