[:it]Uso non autorizzato di marchio per NFT: vittoria della Juventus in tribunale[:en]Unauthorised use of trademark in an NFT: Juventus scores victory in Italian court[:]
[:it]Una delle prime pronunce di un tribunale italiano in materia di marchi e NFT ha concesso alla Juventus Football Club S.p.A. una misura cautelare per bloccare la produzione e la vendita non autorizzate di NFT riproducenti i marchi della società calcistica; le registrazioni dei marchi di proprietà della Juventus coprono anche l’uso in contesti virtuali quali giochi online, blockchain, NFT e metaverso.
I fatti all’origine della disputa
La società Blockeras S.r.l. aveva prodotto e commercializzato alcuni NFT (Non Fungible Token) e altri contenuti digitali recanti una fotografia dell’ex giocatore di calcio Christian (“Bobo”) Vieri con la maglia della Juventus Football Club e l’indicazione della squadra, senza il consenso della società calcistica.
La Juventus Football Club S.p.A. si era rivolta al Tribunale di Roma (nel seguito il tribunale) lamentando la violazione dei propri marchi denominativi JUVE e JUVENTUS e del marchio figurativo costituito dalla maglia a strisce verticali bianche e nere con due stelle sul petto.
La “vecchia signora” del calcio aveva richiesto al tribunale, fra l’altro, una misura cautelare finalizzata a vietare l’ulteriore produzione e commercializzazione diretta o indiretta di qualsiasi NFT recante i marchi della Juventus, a ordinare il ritiro dal commercio e a rimuovere contenuti online funzionali alla promozione e alla vendita degli stessi NFT.
La Blockeras si era opposta alla concessione delle misure inibitorie facendo valere l’autorizzazione ottenuta dal calciatore Vieri all’uso della sua immagine, sostenendo l’assenza del “periculum in mora” e affermando che i marchi della Juventus non risultavano registrati per prodotti virtuali.
La decisione del Tribunale di Roma
Il 20 luglio 2022, il tribunale ha accolto tutte le sopracitate richieste della Juventus, ritenendo che le attività della Blockeras oggetto del ricorso integrassero l’ipotesi di concorrenza sleale e appropriazione dei pregi connessi ai marchi utilizzati oltre che un pericolo di danno per la società calcistica.
La decisione, fra le prime in cui un tribunale italiano si pronuncia sulla tutela dei marchi nel metaverso, è fondata sulla notorietà dei marchi della Juventus, sulla diffusa attività di merchandising effettuata dalla società calcistica sia su web che tramite punti vendita dedicati, e sul rischio che il pubblico possa credere che i prodotti della Blockeras provengano dalla Juventus o siano ad essa collegati.
Inoltre il tribunale ha osservato che l’autorizzazione concessa dal giocatore Vieri all’utilizzo della propria immagine non poteva escludere la necessità di chiedere l’autorizzazione anche all’uso dei marchi registrati della squadra di cui erano riprodotte le maglie e la denominazione, dal momento che tali marchi venivano utilizzati dalla Blockeras su prodotti destinati al commercio.
Infine, il giudice ha accertato che i marchi di proprietà della Juventus risultano registrati nella Classe 9 della Classificazione di Nizza indicando espressamente anche le pubblicazioni elettroniche scaricabili, e che la Juventus ha dimostrato di essere anch’essa attiva nel settore dei giochi online basati su blockchain e in quello degli NFT.
La decisione conferma dunque che la difesa del marchio è possibile anche per quanto riguarda gli usi non autorizzati in contesti virtuali, e sottolinea l’opportunità di estendere la registrazione del marchio per quanto riguarda l’uso in ambienti quali i giochi online, blockchain, NFT e metaverso.
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[:en]In one of the first decisions issued by an Italian court concerning trademarks and NFTs, the Rome District Court has granted injuntive relief against the production and sale of unauthorised NFTs reproducing trademarks owned by Juventus Football Club S.p.A. and registered for use in virtual contexts such as online gaming, blockchain, NFTs and the metaverse.
The facts
Italian company Blockeras S.r.l. had created and marketed a number of NFTs (Non Fungible Tokens) and other digital content that included a photograph of the former football player Christian (a.k.a. “Bobo”) Vieri wearing the shirt of the well-known Italian football team Juventus, as well as the name of the team, without obtaining the authorisation of Juventus Football Club.
The club brought an action before the District Court of Rome, claiming infringement of its registered word marks JUVE and JUVENTUS and device mark consisting of the shirt with black and white vertical stripes and bearing two stars on its front.
Juventus asked the court, inter alia, for an urgent measure forbidding the further production and sale of any NFT reproducing the club’s trademarks and ordering the deletion of any online content having the purpose of selling or promoting the sale of the NFTs.
Blockeras opposed the request for an urgent measure, claiming that it had obtained permission from Mr. Vieri concerning the use of his image, that there were no grounds for urgency and arguing that the Juventus trademarks were not registered for virtual products.
The decision of the court
On 20 July 2022 the court granted all of the complainant’s requests, finding that the defendant’s activities at issue were likely to amount to unfair competition as well as misappropriation of the benefits deriving from use of the trademarks, and were likely to damage the football club.
The decision, which is one of the first issued by an Italian Court concerning trademark protection in the metaverse, is founded on the reputation of the Juventus trademarks, on the club’s widespread merchandising activity both online and in branded stores and on the likelihood that the public may believe Blockeras’ products either to originate from Juventus, or to be connected to the club.
Moreover, the court pointed out that having secured Mr. Vieri’s permission to use his image could not rule out the need to also request authorisation to use the registered trademarks of the club whose shirt and name were reproduced on goods intended for sale.
Lastly, the court found that the Juventus trademarks are actually registered in Class 9 of the Nice Classification, with the express indication of downloadable electronic publications, and that the club had shown that it is also active in the area of blockchain-based online games and of NFTs.
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