[:it]Il Brevetto unitario e il Tribunale unificato dei brevetti diverranno operativi all’inizio del 2023; ecco la nostra lista di cinque punti da non trascurare per chi è titolare di brevetti europei – e anche per chi non è titolare di brevetti europei, ma ha dei concorrenti che lo sono.

Sono cinque i punti su cui consigliamo di riflettere prima della partenza del Brevetto unitario e del Tribunale unificato dei brevetti.

Sono entrati nella fase finale i preparativi per la partenza di due nuovi istituti, detti Brevetto unitario e Tribunale unificato dei brevetti (TUB), che rivoluzioneranno il sistema europeo dei brevetti.

Il lavoro preliminare all’inaugurazione è già a buon punto, e il Comitato Amministrativo del tribunale prevede di nominare i nuovi giudici prima della pausa estiva. Secondo le previsioni aggiornate, il Brevetto unitario e il TUB saranno operativi nei primi mesi del 2023.

A partire dalla data di apertura del TUB, i brevetti europei già concessi e le domande pendenti, oltre ai relativi certificati complementari di protezione, ricadranno sotto la giurisdizione esclusiva della nuova corte per i procedimenti riguardanti sia la validità che la contraffazione – a meno che il titolare non abbia presentato richiesta di uscire dalla giurisdizione del TUB (il cosiddetto opt-out).

Sarà infatti possibile, da tre mesi prima dell’apertura (dunque prevedibilmente nell’autunno 2022), presentare una richiesta di escludere un brevetto europeo dalla giurisdizione del TUB, a favore di quella dei tribunali nazionali – allo scopo di evitare, ad esempio, il rischio di un’eventuale revoca centralizzata del brevetto convalidato negli stati membri del TUB.

La decisione se rinunciare o no alla giurisdizione del TUB è la più urgente riguardante il nuovo sistema del brevetto unitario-TUB, ma non è certo l’unica scelta importante da fare.

Abbiamo preparato una lista di cinque punti da valutare subito se si è titolari di un brevetto europeo, o di una domanda di brevetto europeo; il quinto punto è di interesse anche per chi non è titolare di brevetti europei ma ha dei concorrenti che lo sono.

1. Brevetti europei rilasciati: uscire dalla giurisdizione del TUB o no?

Valutare, per tutti i brevetti europei già rilasciati, se si desidera fare riferimento ai singoli tribunali nazionali per il contenzioso o se si preferisce agire di fronte al TUB, assumendosi il rischio di una decisione centralizzata sfavorevole, subito applicabile in tutti gli stati aderenti.

I parametri di valutazione possono essere molteplici, tra i quali la copertura territoriale complessiva del brevetto, la prospettiva di contenziosi attivi o passivi con i concorrenti e la criticità della tecnologia protetta dal brevetto dal punto di vista commerciale.

2. Domande di brevetto pendenti: Brevetto unitario o no?

Valutare se si desidera richiedere la trasformazione dei brevetti europei di prossimo rilascio in brevetti unitari.

Se sì valutare, per le domande di brevetto europeo per le quali è previsto un rilascio a breve, la possibilità di adottare strategie di ritardo della concessione, inclusa una richiesta, da effettuare entro tre mesi dall’entrata in vigore del Brevetto unitario, di posticipo della concessione medesima.

Le ragioni per scegliere il brevetto unitario possono essere una o più delle seguenti:

• • si ritiene di avere un titolo forte, per il quale è improbabile una successiva revoca in un eventuale giudizio di nullità o in un’azione fondata su motivi che potrebbero rendere il brevetto non azionabile;
  • si desidera risparmiare sulle tasse di mantenimento, sui costi di convalida e così via, ottenendo un titolo unico per tutti i paesi aderenti.

3. Contratti di licenza in essere e futuri

Dato che l’Accordo sul TUB sancisce alcuni particolari diritti dei licenziatari, rivedere i contratti di licenza in essere e quelli futuri, al fine di verificare le facoltà concesse al licenziatario (esclusivo/non esclusivo) in base alle nuove regole.

4. Strategie di deposito di domande di brevetto

Valutare le strategie in termini di depositi di domande nazionali e divisionali alla luce del Brevetto unitario e del TUB.

5. Brevetti di terze parti: possibilità di bloccarli in contenziosi presso il TUB

Individuare possibili brevetti europei dei concorrenti da attaccare – sempre che tali brevetti non siano già usciti dalla giurisdizione del TUB – già dal primo giorno di entrata in vigore del nuovo sistema Brevetto unitario-TUB, al fine di bloccarli tramite una procedura centralizzata che avrà effetto in tutti i paesi aderenti.

Domande?

Esistono argomenti sia pro che contro il Brevetto unitario e il TUB, dunque è opportuno valutare con attenzione qualsiasi decisione.

Contattaci per sapere come puoi cogliere le opportunità ed evitare i rischi connessi al nuovo sistema europeo dei brevetti.

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 [:en]The Unitary Patent and Unified Patent Court are now expected to go live early in 2023; if you own European patents, and even if you don’t but are interested in European markets, now is the time to start considering a few important issues.

Check out the five points we advise you to consider before the UP and UPC go live.

The Unitary Patent (UP) and Unified Patent Court (UPC) are in the last stages of preparation. The groundwork leading to kick-off is well under way, with the UPC Administrative Committee expected to finalise the appointment of UPC judges before the summer break. Both the UP and UPC are now expected to go live early in 2023.

As from the starting date of the UPC, European patents, pending applications and related supplementary protection certificates will fall within the exclusive jurisdiction of the new court, for actions concerning both validity and enforcement – unless the right holder files a request to opt out of the UPC’s jurisdiction.

Starting from a 3-month period before the UPC goes live (therefore foreseeably in fall 2022) it will be possible to file an application to refuse its exclusive jurisdiction in favour of that of national courts – in order to avoid, for instance, the risk of a possible centralised revocation of a patent validated in UPC member states.

Although the decision on whether or not to opt out of the UPC’s jurisdiction is the most urgent in connection with the new UPC-UP system coming into operation, it is by no means the only important one.

We have therefore listed below five points that you should consider now if you own a European patent or a European patent application – the fifth one is of interest even if you don’t own any European Patents, but your competitors do.

1. Granted European Patents: to opt out or not?

Consider, for all granted European Patents, whether you wish to refer to single national courts in any dispute or whether you prefer to act before the UPC, taking the risk of a centralised unfavourable decision applicable immediately in all UPC member states.

The factors in the assessment can be many, including the total geographic coverage of the patent, the likelihood of active and passive litigation with your competitors and how critical the technology protected by the patent is for your marketing needs.

2. Pending patent applications: Unitary Patent or not?

Consider whether you wish to request the transformation into UPs of any European Patents that are close to grant.

If you do, for European Patent applications that are expected to be granted soon consider the possibility of enacting strategies to put off the grant, including the filing with the EPO of a request to delay the grant (this can be filed during the 3 months before the entry into force of the UP).

The reasons to decide in favour of the UP can be one or more of the following:

• • you believe your patent is strong, and thus unlikely to be revoked by a possible decision in a nullity action or in an action based on reasons which could make the patent unenforceable;
  • you wish to save on maintenance fees, validation costs and so forth by obtaining a single right covering UP member states.

3. Existing and future Licensing Agreements

The UPC Agreement enshrines certain rights for licensees, so review existing and future licensing agreements to check the rights conferred upon the (exclusive/non exclusive) licensee under UPC rules.

4. Patent application filing strategies

Review strategies in terms of the filing of national and divisional applications, in the light of the new institutes.

5. Third party patents: a chance to block them through the Unified Patent Court

Whether or not you are a European patent right holder, identify any competitors’ European patents that you could attack (unless they have been “opted out” of the UPC) on the first day of entry into force of the UPC-UP system, for the purpose of blocking them through a centralised procedure that will have effect in the countries listed above.

Any questions?

There are pros and cons in the UP and the UPC, so any decisions must be considered with care.

Please reach out to us for advice on how to seize opportunities and avoid risks in connection with the new European patent system, our UPC team will be happy to help.

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