[:it]Quando la domanda di registrazione del disegno o modello rivendica la priorità di un brevetto: la sentenza KaiKai[:en]Community design claiming priority of a patent: the KaiKai decision[:]
[:it]Una sentenza del Tribunale dell’Unione europea ha riconosciuto che, nel caso di una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario che rivendica la priorità di una domanda di brevetto, il termine per il deposito della domanda di modello è di 12 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto.
La società tedesca KaiKai aveva depositato in data 24 ottobre 2018 una domanda di registrazione multipla di disegno o modello comunitario, rivendicando la priorità di un deposito internazionale di brevetto PCT risalente al 26 ottobre 2017.
Tale rivendicazione di priorità era stata respinta dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) in quanto eccedente il termine di sei mesi dal primo deposito stabilito dall’articolo 41 del Regolamento UE n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari (“Regolamento UE” nel seguito).
La KaiKai si era rivolta al Tribunale dell’Unione europea (Tribunale UE nel seguito), chiedendo l’applicazione dell’articolo 4.C della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (“Convenzione di Parigi” nel seguito) che recita “i termini di priorità […] saranno di dodici mesi per i brevetti di invenzione e i modelli di utilità”.
La ricorrente sosteneva che tale norma fosse prevalente sull’articolo 41 del Regolamento UE e sul termine semestrale da esso stabilito.
Con sentenza nella causa T-579/19 del 14 aprile 2021 il Tribunale UE ha ritenuto che il nocciolo della questione non fosse la prevalenza della Convenzione di Parigi sul Regolamento UE ma bensì un vero e proprio vuoto legislativo, colmato dall’articolo 4.C della Convenzione di Parigi.
Infatti dal Regolamento UE non è desumibile alcuna specifica previsione sull’ipotesi di una domanda di disegno o modello comunitario rivendicante la priorità di una domanda di brevetto.
Secondo il Tribunale UE, nel valutare questo vuoto si deve tener conto che “dalla logica inerente al sistema delle priorità risulta che, in linea generale, è la natura del diritto anteriore a determinare la durata del termine di priorità.”
La motivazione che il Tribunale UE sviluppa sul punto solleva qualche dubbio; essa risiederebbe principalmente nel fatto che il termine di priorità allungato per i brevetti di invenzione è giustificato dalla “natura più complessa” dei brevetti e modelli di utilità. La sentenza tuttavia non chiarisce perché tale maggiore complessità si debba riflettere su considerazioni relative al design, ovvero su un piano estetico tendenzialmente indipendente da quello tecnico.
Si può solo ipotizzare che, essendo il trovato tecnico di più lenta maturazione, il tempo a disposizione per procedere a tutelarne i contenuti estetici debba essere più lungo.
Ad ogni modo la decisione, quantomeno finché il Regolamento UE non sia modificato o chiarito, autorizza a sfruttare la priorità di un primo deposito brevettuale ai fini di un successivo deposito di design comunitario, anche in una finestra temporale tra i 6 e i 12 mesi dal suddetto primo deposito.
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[:en] The General Court of the European Union has ruled in the KaiKai case that the term for filing a Community design claiming priority of a patent application is 12 months from the filing date of the patent application.
German company KaiKai had filed on 24 October 2018 a multiple Community design application claiming the priority of an international PCT patent application dated 26 October 2017.
Such a priority claim was refused by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) because it overreached the time limit of six months from the first application set by Article 14 of EU Regulation No. 6/2002 on Community designs (“EU Regulation” in the following).
KaiKai appealed to the General Court of the European Union (GCEU in the following), requesting the application of Article 4.C of the Paris Convention for the protection of industrial property (“Paris Convention” in the following), which sets forth that “The periods of priority […] shall be twelve months for patents and utility models”.
The appellant claimed that Article 4.C of the Paris Convention prevailed over Article 41 of the EU Regulation and over the six-month term set by it.
In its decision in case T-579/19 (not available in English) of 14 April 2021, the GCEU finds that the crux of the issue is not whether the Paris Convention prevails over the EU Regulation but rather the actual legislative void that is filled by Article 4.C of the Paris Convention.
Indeed no specific provision concerning the case of a Community design application claiming the priority of a patent application can be inferred from the EU Regulation.
According to the GCEU, in considering such a void it must be taken into account that “from the reasoning underlying the priority system it emerges that in general it is the nature of the earlier right which determines the duration of the priority term”.
The argument developed by the GCEU on the point raises some doubts; it would appear to consist mainly in the fact that the extended priority term for invention patents is grounded on the “more complex nature” of patents and utility models. However the decision does not clarify why such greater complexity should affect considerations about design, or affect an aesthetic plain which is generally independent from the technical one.
One can only presume that since a technical invention has a slower maturation, the term allowed for the protection of its aesthetic content should be longer.
In any case the decision, at least until the EU Regulation is either amended or clarified, allows applicants a 12-month term when filing a Community design application that claims the priority of a patent application.
However it must noted that the GCEU’s ruling can still be appealed before the Court of Justice of the European Union.
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