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Il contesto

Il 10 marzo 2021 la Camera allargata di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha emesso la decisione G1/19 (in inglese) riguardante la valutazione dell’attività inventiva per i modelli di simulazione attuati tramite computer.

Il procedimento G1/19 si fonda sul ricorso n. T0489/14 riguardante la brevettabilità di un metodo per simulare i movimenti dei pedoni in un ambiente quale, ad esempio, un edificio. Il metodo rivendicato comprende caratteristiche appartenenti al profilo personale del pedone (ad esempio, la velocità preferita nel camminare o la lunghezza del passo).

I metodi di simulazione attuati tramite computer rivendicati in quanto tali (Headnote 1 e 3 in G1/19)

La decisione G1/19 afferma che i metodi di simulazione attuati tramite computer rivendicati in quanto tali possono risolvere un problema tecnico determinando un effetto tecnico che vada oltre l’attuazione, su un sistema informatico standard. (Headnote 1, par. 51). Tale effetto tecnico corrisponde a ciò che viene definito “effetto tecnico ulteriore” dalla storica decisione T1197/97 riguardante (tutte) le invenzioni attuate tramite computer.

Dunque la decisione G1/19 esclude esplicitamente che rivendicare le fasi della simulazione come parte di un metodo di progettazione abbia un impatto sulla valutazione della brevettabilità (Headnote 3).

La decisione afferma, di conseguenza, che un metodo di simulazione privo di un risultato con un legame diretto con la realtà fisica può ugualmente risolvere un problema tecnico (par. 139).

Caratteristiche che contribuiscono all’effetto tecnico della simulazione (Headnote 2 di G1/19)

Nella risposta al Quesito 2 – connesso ai criteri per la valutazione dell’attività inventiva – la decisione G1/19 conferma l’applicabilità del cosiddetto “approccio del doppio ostacolo” (“two-hurdle approach”) ai metodi e sistemi di simulazione attuati tramite computer.

Secondo tale approccio, affinché un’invenzione attuata tramite computer sia brevettabile, devono essere superati un primo ostacolo riguardante l’ammissibilità, ai sensi dell’articolo 52(2) della Convenzione sul brevetto europeo, e un secondo ostacolo connesso all’attività inventiva ai sensi dell’articolo 56. L’EPO ha spostato l’enfasi, nel corso degli anni, verso il secondo ostacolo, dal momento che il primo viene superato semplicemente inserendo “qualsiasi hardware” nella rivendicazione (il che comprende ovviamente un computer – vedi ad esempio i riferimenti in G3/08).

Il secondo ostacolo prevede che le caratteristiche differenzianti di una rivendicazione rispetto allo stato dell’arte più vicino siano identificate, e che venga operata una distinzione fra le caratteristiche differenzianti che contribuiscono e quelle che non contribuiscono all’effetto tecnico o agli effetti tecnici che la rivendicazione ha raggiunto: ai fini della valutazione dell’attività inventiva della rivendicazione, sono prese in considerazione soltanto le caratteristiche che contribuiscono (decisione T641/00 “Comvik”).

Come per le caratteristiche che contribuiscono nel caso di una rivendicazione diretta a un metodo o sistema di simulazione, la decisione G1/19 afferma che la “tecnicità” del sistema oggetto di simulazione non è sufficiente, in sé, a conferire carattere tecnico alla soluzione rivendicata. Nelle parole della decisione, il predetto “effetto tecnico ulteriore” non è necessariamente conferito dal fatto che “la simulazione è fondata, del tutto o in parte, su principi tecnici sottostanti al sistema o processo simulato” (Headnote 2).

Osservazioni ulteriori della decisione G1/19

Per raggiungere le conclusioni di cui sopra, la decisione G1/19 effettua diverse osservazioni significative.

In particolare, secondo la decisione “i modelli sottostanti una simulazione costituiscono dei vincoli (tecnici o meno) che non sono tecnici ai fini della simulazione stessa. Tuttavia possono contribuire alla tecnicità se, ad esempio, sono un motivo per adattare il computer o il modo in cui il computer opera, o se contribuiscono a effetti tecnici legati ai risultati della simulazione” (par. 110).

Inoltre la decisione opera una distinzione fra l’effetto tecnico “potenziale” implicito di un software rivendicato in quanto tale, effetto che necessariamente si verifica quando il software è lanciato su un computer, e un effetto tecnico calcolato o virtuale in quanto associato a una rivendicazione diretta alla simulazione di un sistema (tecnico). Secondo la decisione G1/19, gli effetti tecnici calcolati di un sistema simulato, come gli algoritmi impiegati nel processo di simulazione, possono contribuire alla tecnicità dell’invenzione se sono correlati al suo specifico uso o scopo tecnico (parr. 98, 112).

Brevi considerazioni

Secondo gli autori, mentre da un lato la decisione G1/19 pone dei vincoli importanti rispetto alla brevettabilità dei metodi di simulazione, dall’altro riduce l’importanza del carattere tecnico o meno del sistema oggetto della simulazione stessa.

In particolare, tale distinzione non sembra fare a priori una vera differenza nel determinare se il sistema oggetto di simulazione possa o meno essere considerato latore di un contributo alla soluzione di un problema tecnico. La decisione G1/19 stabilisce che “una simulazione numerica che contribuisce alla soluzione tecnica di un problema tecnico può anche riflettere aspetti non tecnici quali i comportamenti umani, che possono essere descritti, ad esempio, da modelli da teoria dei giochi” (par. 142).

In linea con quanto sopra, la Camera allargata di ricorso riconosce inoltre che “qualsiasi definizione di invenzione tecnica può necessitare di essere estesa nel tempo al fine di prendere in considerazione nuovi sviluppi tecnici o scientifici, o di riflettere cambiamenti nella società” (par. 77).

Si può essere d’accordo o meno con le conclusioni specifiche della decisione G1/19, ma quest’ultima considerazione è, a nostro modo di vedere, di buon auspicio per uno sviluppo corretto del sistema brevettuale (in linea con l’art. 27 dell’Accordo TRIPS).

Domande?

Hai domande sulla decisione G1/19? Contattaci, i nostri European Patent Attorney Giuseppe Romano, Gaetano Barbaro ed Elisabetta Papa saranno felici di rispondere.[:en]

On 10 March 2021 the Enlarged Board of Appeal (EBoA) of the European Patent Office (EPO) issued decision G1/19 concerning the assessment of inventive step for computer-implemented simulation methods. G1/19 is based upon appeal No. T0489/14 relating to the patentability of a method of simulating movements of pedestrians in an environment like, such as a building. The claimed method includes also features pertaining to a pedestrian’s personal profile (e.g. a preferred walking speed or step length). Computer-implemented simulation methods claimed per se (Headnote 1 and 3 of G1/19) G1/19 establishes that computer-implemented simulation methods claimed as such can solve a technical problem by producing a technical effect going beyond the simulation’s straightforward or unspecified implementation on a standard computer system (Headnote 1; par. 51). Such a technical effect corresponds to the “further technical effect” under landmark decision T1197/97 concerning (all) computer-implemented inventions. Accordingly, G1/19 explicitly rules out that claiming the simulation steps as part of a designing method makes a difference in assessing patentability (Headnote 3). Consistently, G1/19 establishes that a simulation method without an output having a direct link with physical reality may still solve a technical problem (par. 139). Features contributing to the technical effect of the simulation (Headnote 2 of G1/19) In answering referred Question 2 – which is related to the criteria for assessing inventive step – G1/19 confirms the applicability of the so-called “two-hurdle approach” to computer-implemented simulation methods and systems. According to said approach, for a computer-implemented invention to be patentable a first, eligibility hurdle under Art. 52(2) EPC and a second, inventive step hurdle under Art. 56 EPC have to be overcome. The emphasis of the EPO has shifted, over the years, to the second hurdle, because the first one is overcome simply by reciting “any hardware” in the claim (including, of course, a computer – see, e.g., references in G3/08). The second hurdle entails that the differentiating features of a claim over the closest prior art are identified and a distinction is made between the differentiating features which do contribute and those which don’t contribute to the technical effect(s) achieved by the claim: only the contributing features are taken into consideration in assessing the inventive step of the claim (“Comvik” decision T641/00). In conjunction with the contributing features in case of a claim directed to a simulation method or system, G1/19 establishes that the “technicality” of the system being simulated is not sufficient, per se, to confer technical character to the claimed solution. In the words of the decision, the aforementioned “further technical effect” is not necessarily conferred by the fact that “the simulation is based, in whole or in part, on technical principles underlying the simulated system or process” (Headnote 2). Additional remarks contained in G1/19 In reaching said conclusions, G1/19 makes several significant remarks. In particular, according to G1/19 “models underlying a simulation form constraints (technical or not) which are not technical for the purposes of the simulation itself. However, they may contribute to technicality if they are, for example, a reason for adapting the computer or the way in which the computer operates, or if they contribute to technical effects relating to the results of the simulation.” (par. 110). In addition, G1/19 makes a distinction between the “potential” technical effect implied by a software claimed per se, which effect necessarily occurs when the software is run on a computer, and a calculated or virtual technical effect as associated with a claim directed to the simulation of a (technical) system. According to G1/19, calculated technical effects of a simulated system, as well as algorithms used in the simulation process, can contribute to the technicality of the invention if they are related to its specific technical use or purpose (par.s 98,112). Brief comment In the opinion of the authors, while on the one hand G1/19 puts serious constraints on the patentability of simulation methods, on the other hand it thins out the significance of the simulated system being technical or not. In particular, this distinction does not appear to make a priori a real difference when determining whether or not the simulated system can be regarded as contributing to the solution of a technical problem. In particular, G1/19 states that “[a] numerical simulation which contributes to the technical solution of a technical problem may even reflect non-technical aspects, such as human behaviours, which can be described, for example, by game theory models” (par. 142). In line with the above, the EBoA also acknowledges that “any definition of a technical invention may have to be extended in the course of time in order to accommodate new technical or scientific developments or to reflect societal changes” (par. 77). You may nor may not agree with the specific conclusions of G1/19, but this latter statement is, in our view, a good omen for a proper development of the patent system (in line with Article 27 of the TRIPS Agreement). Any questions? Any questions about  decision G1/19? Our European Patent Attorneys Giuseppe Romano, Gaetano Barbaro and Elisabetta Papa will be happy to answer them, please contact us.

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