Territorio

La registrazione protegge il marchio nell’intero territorio italiano (complessivamente Kmq 324.000, circa 60 milioni di abitanti) e nello Stato di San Marino e può essere riconosciuta nella Città del Vaticano.

Marchi registrabili

Sono marchi registrabili tutti i segni (parole, figure, forme) rappresentabili graficamente, se rispondenti ai requisiti di novità, distintività, liceità. Sono registrabili anche i suoni rappresentati graficamente, le combinazioni di colori e le tonalità di colore.

Categorie di marchi

Sono categorie di marchi i marchi di prodotto, i marchi di servizio, i marchi collettivi, marchi di forma (tridimensionali).

Chi può richiedere un marchio italiano

Può richiedere un marchio italiano ogni persona fisica o giuridica appartenente all’Unione Europea o a Stati membri della Convenzione di Parigi o all’OMC, oppure a paesi che garantiscono reciprocità di trattamento. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda va effettuata presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o attraverso gli UPICA (Uffici Provinciali del Ministero dell’Industria).

Effetti della domanda

Il marchio italiano gode di protezione fin dal momento della presentazione della domanda. È pertanto possibile, sin dalla presentazione della domanda, proporre azioni giudiziarie volte alla tutela dei diritti di marchio.

Priorità

E’ possibile rivendicare entro sei mesi la priorità di un precedente deposito nazionale in qualsiasi paese membro della Convenzione di Parigi o dell’OMC. Una prima domanda di marchio italiano può costituire diritto di priorità al momento della presentazione della domanda in altri paesi della Convenzione di Parigi o dell’OMC per lo stesso marchio.

Consulenti mandatari

I richiedenti possono essere rappresentati professionalmente soltanto da consulenti mandatari abilitati iscritti nell’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da avvocati.

Esame

Non si effettua un esame di novità, ma solo di distintività, liceità e non ingannevolezza.

Ricerca di anteriorità

L’UIBM non effettua una ricerca di anteriorità per determinare l’esistenza di marchi anteriori uguali o simili.

Opposizione

Dal 1 luglio 2011 è possibile presentare opposizione alle domande italiane di registrazione depositate a partire dal 1 maggio 2011. Possono inoltre essere oggetto di opposizione le registrazioni internazionali pubblicate sulla Gazette dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) a partire dal 1 luglio 2011, indipendentemente dalla data di deposito della domanda, che può risalire anche a data anteriore al 1 maggio 2011.

Registrazione

Il certificato di registrazione viene ottenuto dopo 2/3 anni, se la domanda non è rifiutata.

Diritti conferiti dalla registrazione

La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo sul marchio nel territorio italiano.

Classificazione

Si applica la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Accordo di Nizza). Ciascuna domanda può includere più classi di prodotti e/o servizi.

Durata e rinnovo

La durata della registrazione italiana è di 10 anni dalla data di presentazione della domanda. Il rinnovo è possibile indefinitamente per successivi periodi decennali.

Uso del marchio registrato

Il mancato uso del marchio registrato protratto per 5 anni dopo la registrazione può comportarne la decadenza.

Incontestabilità

Il proprietario di un marchio anteriore che ha tollerato per un periodo di 5 anni consecutivi l’uso di un marchio posteriore essendone a conoscenza, non potrà più richiedere che quest’ultimo venga dichiarato nullo, né opporsi al suo ulteriore uso.

Preuso

Il preuso è riconosciuto e tutelato, a determinate condizioni.

Cessione

La cessione del marchio è consentita anche a prescindere dalla cessione dell’azienda, anche per parte dei prodotti o servizi.

Licenza

La licenza del marchio è consentita per tutti o parte dei prodotti o servizi.

Marking

Il marking, cioè l’utilizzo di simboli indicanti che il marchio è depositato o registrato, è facoltativo.

Protezione doganale

Sia la domanda che la registrazione danno diritto alla protezione doganale cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti.

Accordi internazionali applicabili

Convenzione di Parigi, Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e relativo Protocollo, TRIPs-OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio).

Territory
The registration grants exclusive rights on the trademark in the entire Italian territory (for a total of roughly 324,000 square kilometers and about 60 million inhabitants) and in the State of San Marino and may be recognized in the Vatican City.

Registrable Trademarks
All signs (word, device or shape) capable of being graphically represented and fulfilling the requirements of novelty, distinctiveness and lawfulness are registrable trademarks. Graphically represented sounds, color combinations or a particular shade of color are also registrable.

Special Marks
Three-dimensional marks, service marks and collective marks are special marks.

Priority
It is possible to claim the priority of an earlier national filing in any member state of the Paris Convention of World Trade Organization within 6 months running from the date of application. A first application for an Italian trademark can be the basis for a priority claim when subsequent applications for the same trademark are filed in other states party to the Paris Convention or World Trade Organization.

Who May Apply for an Italian Trademark
Any natural or legal person who is a citizen or resident of a member state of the European Union, the Paris Convention or the World Trade Organization, or of a state guaranteeing reciprocity of treatment, may apply for an Italian trademark.

Trademark Attorneys
Applicants may only be represented professionally by qualified trademark attorneys holding membership in the Italian Industrial Property Consultants Institute, or by attorneys-at-law.

Where to File the Application
Trademark applications may be filed in Italy, at the Provincial Offices of the Ministry of Industry or at the Italian Patent and Trademark Office (IPTO).

Effects of the Application
An Italian trademark enjoys protection from the day the application is filed. It is therefore possible, from the day the application is filed, to obtain measures against any infringement of the trademark.

Examination
The IPTO carries out an examination of distinctiveness, lawfulness and lack of deceptiveness.

Trademark Searches
No search is carried out by the IPTO to determine whether prior registrations or applications exist for similar or identical trademarks.

Opposition
As from 1 July 2011 it is possible to file oppositions against Italian trademark applications filed as from 1 May 2011 as well as against International registrations designating Italy published in the Gazette of the World Intellectual Property Organization as from 1 July 2011.

Registration
The certificate of registration is obtained 2 to 3 years after filing, if the application is not rejected.

Rights Conferred by the Registration
An Italian registration confers exclusive rights on the trademark in the entire Italian territory.

Classification
The international classification of goods and services (the Nice Agreement) applies. Applications may include more than one class of goods and/or services.

Duration and Renewals
Trademarks are valid for 10 years running from the filing date. An indefinite number of renewals is possible for subsequent 10-year periods.

Use of a Registered Trademark
Lack of use of an Italian registered trademark continued for 5 years following its registration can cause a trademark to lapse.

Incontestability
The owner of a prior trademark who has knowingly tolerated the use of a later trademark for a period of 5 consecutive years or more can no longer request that the later mark be declared invalid or oppose its use.

Prior Use
Under certain conditions, prior use of a trademark is recognized and protected.

Assignment
Assignment of a trademark can take place separately from the enterprise, and for part of the goods and/or services.

Licensing
Licensing is permitted for all or part of the goods and/or services.

Marking
The use of symbols indicating that the trademark has been filed or is registered is optional.

Customs Protection
Am Italian trademark application or registration gives the owner the right to request customs protection (Link), involving the seizure of counterfeit products at customs.

Applicable International Agreements
The Paris Convention, the Madrid Agreement and the Protocol relating to the Madrid Agreement, the TRIPs Agreement (World Trade Organization members).